第一章 总 则

　　1.1. 制定目的

　　1.2. 适用范围

　　1.3. 工作内容概述

　　1.4. 工作的一般要求

　　第二章 业务的受理

　　2.1. 委托需求的了解

　　2.2. 利益冲突的检索

　　2.3. 前期资料的搜集

　　2.4. 资料信息的调查

　　2.5. 调查人员的组建

　　2.6. 服务方案的制定

　　2.7. 委托合同的签署

　　第三章 业务的办理

　　3.1. 概述篇

　　3.1.1. 知识产权尽职调查的内容

　　3.1.2. 知识产权尽职调查的基本原则

　　3.1.3. 知识产权尽职调查的方法

　　3.1.4. 知识产权尽职调查的范围

　　3.2. 专利篇

　　3.2.1. 引言

　　3.2.2. 专利权尽职调查前的准备工作

　　3.2.3. 专利基本内容的调查

　　3.2.4. 专利运用的调查

　　3.2.5. 专利保护的调查

　　3.2.6. 专利管理的调查

　　3.2.7. 形成专利尽职调查书面成果

　　3.3. 商标篇

　　3.3.1. 引言

　　3.3.2. 商标权尽职调查前的准备工作

　　3.3.3. 目标企业业务的调查

　　3.3.4. 目标企业业务所涉类似群组调查

　　3.3.5. 目标企业商标标识调查

　　3.3.6. 目标企业商标注册情况调查

　　3.3.7. 目标企业注册商标实际使用情况调查

　　3.3.8. 目标企业注册商标涉诉情况调查

　　3.3.9. 目标企业注册商标许可情况调查

　　3.3.10. 目标企业注册商标保护情况调查

　　3.3.11. 目标企业注册商标质押情况调查

　　3.3.12. 目标企业注册商标是否存在一般违法判断的调查

　　3.3.13. 形成商标尽职调查书面成果

　　3.4. 著作权篇

　　3.4.1. 引言

　　3.4.2. 著作权尽职调查前的准备工作

　　3.4.3. 著作权保护范围和有效载体调查

　　3.4.4. 作品的独创性审查

　　3.4.5. 著作权的保护情况

　　3.4.6. 著作权对外运营情况的调查

　　3.4.7. 著作权尽职调查报告的撰写

　　3.5. 商业秘密篇

　　3.5.1. 引言

　　3.5.2. 商业秘密尽职调查前的准备工作

　　3.5.3. 商业秘密密点范围和有效载体调查

　　3.5.4. 商业秘密不为公众知悉的调查

　　3.5.5. 商业秘密价值性的调查

　　3.5.6. 商业秘密保密措施的调查

　　3.5.7. 商业秘密对外运营情况的调查

　　3.5.8. 其他考量因素的调查

　　3.5.9. 形成商业秘密尽职调查书面成果

　　第四章 业务的交付

　　4.1. 一般原则

　　4.2. 业务交付的流程

　　4.3. 业务交付的文本

　　4.4. 归档及保存

　　第五章 附 则

　　

　　1.1.　制定目的

　　为指导本市律师开展创业投资企业知识产权尽职调查工作，切实帮助本市律师做好创业投资企业知识产权尽职调查，特制定本指引。

　　律师具体开展创业投资企业知识产权尽职调查工作时，可根据具体情况选择是否参考适用本指引。

　　本指引不应作为判断律师是否勤勉履行尽职调查合同项下律师义务、是否勤勉开展尽职调查工作的依据。

　　1.2.　适用范围

　　本指引适用于创业投资企业对包括但不限于对创业投资企业自身、对拟投资或合作的目标公司的知识产权事项，进行全面调查和系统梳理，形成尽职调查报告，为委托方提供基于知识产权的相关信息以作经营决策之参考。

　　对非创业投资企业的知识产权尽职调查，可参考本指引。

　　1.3.　工作内容概述

　　知识产权尽职调查的内容，包括但不限于：专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他相关的衍生/延伸权利。通常的知识产权尽职调查主要针对专利、商标、著作权和商业秘密。

　　1.4.　工作的一般要求

　　知识产权尽职调查应当遵循合法性、客观性、全面性、保密性等原则，通过审阅文档、人员访谈、实地调查、以函询证等方法，对目标单位知识产权的权利清单、权利状态、权利内容、以及涉诉情况等，进行记载、描述、分析、判断。

　　

　　2.1.　委托需求的了解

　　2.1.1.　委托人需求的初步采集

　　服务提供者可以通过面谈、电话、邮件、问卷等方式，对委托人需求及其所处的市场、行业等情况进行初步了解。

　　2.1.2.　委托人需求的深入访谈

　　服务提供者在初步了解了委托人的需求后，应对委托人进行深入访谈，结合前期采集到的信息，更全面、具体了解委托人需求，明确尽职调查的目标、范围、时间表和预算。

　　2.1.3.　委托人需求的目标转化

　　服务提供者根据委托人提供的信息和访谈的结果，明确尽职调查的目标、范围、时间表和预算，确定调查的具体事项和调查方法，制定尽职调查服务项目建议。

　　2.2.　利益冲突的检索

　　2.2.1.　利益冲突检索的要求

　　服务提供者在提供尽职调查服务之前应当进行利益冲突检索和审查，不得违反规定受理与本单位承办业务及其委托人有利益冲突的业务。

　　2.2.2.　利益冲突情况的告知

　　服务提供者应根据利益冲突的审查流程或制度，指派专人负责利益冲突的查证评估。对存在利益冲突的案件，服务提供者应及时通知有关人员。

　　2.3.　前期资料的搜集

　　2.3.1.　委托人资料的前期搜集

　　服务提供者应全面收集委托人的企业信息，包括但不限于委托人的工商信息、经营范围、业务模式、管理层信息等。

　　2.3.2.　被调查人资料的前期搜集

　　服务提供者应全面收集被调查人的公开信息，包括但不限于工商信息、业务模式、市场情况、财务状况等。

　　2.3.3.　其它资料的前期搜集

　　除了委托人和被调查人的资料外，服务提供者还需要搜集其它相关资料，包括但不限于目标行业的资料、政策法规、管理条例、重要的国内外新闻报道等。

　　2.4.　资料信息的调查

　　2.4.1.　资料信息的真实性调查

　　服务提供者需要对搜集的资料信息进行真实性审查，资料信息应当可靠、准确。

　　2.4.2.　资料信息的合法性调查

　　服务提供者需要对搜集的资料信息进行合法性审查，资料信息应当来源合法，搜集资料信息的过程和方法符合相关法律法规。

　　2.4.3.　资料信息的关联性调查

　　服务提供者需要对搜集的资料信息进行关联性审查，资料信息应当与尽职调查项目之间存在实质性的联系。

　　2.5.　调查人员的组建

　　2.5.1.　人员利益回避的排查

　　受托方在确定项目团队成员之前，应先对拟参与人员先开展自查，确保拟参与人员及其近亲属与本项目不存在利益冲突、利害关系，并要求参与人员签订承诺书及保密协议。如果拟参与人员可能存在利益冲突、利害关系，本人或者利害关系人及时提出回避申请，或者项目主管提出回避要求。所在部门根据是否需要回避情形及时进行审查作出是否回避的决定。

　　2.5.2.　人员专业背景的选择

　　2.5.2.1.　管理背景

　　调查人员中的管理人员需要具有一定的管理经验。

　　2.5.2.2.　法律背景

　　调查人员需要具有丰富的法律知识，最好都是专业律师参与，或者具有法学背景的人员参与。

　　2.5.2.3.　技术背景

　　调查人员需要一定的技术知识，根据知识产权尽职调查的主要内容不同，受托方指派相应人员也将不同，若涉及主要调查内容为专利技术，则需指派有技术背景的律师参与，最好是与被调查专利技术背景有关的律师参与。

　　2.5.2.4.　行业背景

　　调查人员需要一定的行业知识，最好指派有行业背景的律师参与。

　　2.5.3.　人员工作职能的定义

　　2.5.3.1.　管理人员职能的定义

　　管理人员应具备以下条件和能力：

　　熟悉知识产权尽职调查业务，具有丰富的知识产权尽职调查服务经验，或参与完成过较多的知识产权尽职调查服务项目；委托人沟通能力，能准确判断委托人遇到的问题，把握委托人需求；项目统筹规划能力和团队组织、沟通、协调能力；项目进度管理及质量控制能力；问题预判与处置能力。

　　在项目实施过程中，项目管理人应：

　　与委托人就服务项目进行沟通，根据委托人需求，确定服务项目内容，形成任务要求及项目目标；配置服务项目所需各类资源，制定执行计划；组织、推进、控制服务项目实施以及交付成果；对服务团队成员进行考核。

　　2.5.3.2.　主办人员职能的定义

　　主办人员应具备以下条件和能力：

　　熟悉知识产权尽职调查业务，具有一定的知识产权尽职调查服务经验，或参与完成过多项的知识产权尽职调查服务项目；完成服务项目所需的专业基础；团队组织、沟通、协调能力；撰写尽职调查报告的能力；满足成果顺利交付的沟通能力。

　　在项目实施过程中，主办人员应：

　　根据项目任务要求及项目目标，进行尽职调查；根据计划，组织、推进项目实施；撰写尽职调查报告。

　　2.5.3.3.　助理人员职能的定义

　　助理人员应具备以下条件和能力：

　　了解知识产权尽职调查业务；具有一定的专业基础；配合管理人员、主办人员收集信息、资料，协助完成尽职调查工作。

　　在项目实施过程中，助理人员应：

　　根据管理人员的安排、协助管理人员工作；与主办人员沟通协调，协助完成尽职调查工作。

　　2.5.3.4.　质控人员职能的定义

　　质控人员应具备以下条件和能力：

　　熟悉知识产权尽职调查业务，具有一定的知识产权尽职调查服务经验，或参与完成过多项的知识产权尽职调查服务项目；熟悉质量审核节点选择、质量标准、质量评价等服务项目的质量管理知识和业务；沟通和执行能力。

　　在项目实施过程中，质控人员应：

　　确定服务项目的质量审核节点和质量标准；在各质量审核节点审核和评价服务项目质量；依据质量审核和评价情况提出改进措施和建议；协助项目管理人员进行考核。

　　2.6.　服务方案的制定

　　2.6.1.　服务目标清单的制定

　　通过对委托人需求了解的基础上，在资料收集和资料信息调查之后，综合制定服务目标清单。

　　2.6.2.　服务时间节点的制定

　　根据委托人需求，综合服务清单，制定服务时间节点。

　　2.6.3.　服务内容明细的制定

　　通过对委托人需求的了解和资料收集，综合制定服务内容明细。

　　2.7.　委托合同的签署

　　2.7.1.　所涉及工作量的评估

　　根据服务目标清单、服务时间和服务内容明细，对所涉及工作量进行综合评估。

　　2.7.2.　合同调查工作的报价

　　服务报价应以实际工作量为基础并结合合理利润测算。服务报酬价格应由受托人与委托人协商确定，受托人不得以倾销等方式故意压低报价、扰乱市场秩序。

　　2.7.3.　合同主要条款的准备

　　办理知识产权尽职调查专项服务业务，应当由受托人事先与委托人订立《委托协议》。该《委托协议》通常包括以下内容：

　　1. 委托范围及要求；

　　2. 知识产权尽职调查所需资料与信息的提供；

　　3. 工作期限；

　　4. 工作成果的形式及提交方式；

　　5. 报酬、费用及其支付方式和期限；

　　6. 违约责任；

　　7. 责任限制；

　　8. 风险提示；

　　9. 其他。

　　

　　

　　3.1.1.　知识产权尽职调查的内容

　　知识产权的内容比较多，包括但不限于：专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他相关的权利。通常的知识产权尽职调查主要针对专利、商标、著作权和商业秘密。

　　3.1.2.　知识产权尽职调查的基本原则

　　3.1.2.1.　合法性原则

　　合法性原则是知识产权尽职调查的首要原则，受托方在开展知识产权尽职调查时必须全方位严格遵守相关法律法规、执业规则和行业规范。一方面，受托方获取目标公司信息资料所采用的方法、手段、措施等都必须符合合法性、规范性的要求，避免在线上检索、线下访谈、现场勘察等过程中不当损害目标公司及委托方的合法权益；另一方面，受托方制作出具的《法律意见书》及文书材料应当符合客观事实与法规政策，遵循勤勉尽责的义务要求，避免因忽略信息资料的查验核实与法律法规的变动调整，而影响尽职调查结果的合法性与专业性。

　　3.1.2.2.　客观性原则

　　委托方开展的知识产权尽职调查活动中，受托方通常基于委托方的委托，需以全面审慎的态度对目标公司的知识产权进行法律尽职调查。但与此同时，受托方作为一个独立主体，具有独立的法律地位与专业意志，对尽职调查结果独立承担法律责任。因此，受托方应始终秉持客观严谨的原则，在充分调查核实的前提下客观披露目标公司知识产权的真实状况，在系统梳理分析的基础上理性评估知识产权的潜在风险及隐性成本，避免受制于外部意志与各方立场，避免掺杂主观推测与片面臆断，务必实现对知识产权状况及风险的各项判断均有据可循、有证可依。

　　3.1.2.3.　全面性原则

　　一份合格的《知识产权尽职调查报告》必然是全面详尽的，目标公司知识产权所涉事项均应有所提及，相关重要问题均应加以分析，不存在遗漏情形，不存在模糊表述。这就要求受托方在开展调查时做好细致的准备工作，包括但不限于列出详尽的尽职调查清单、制定周密的尽职调查计划；在调查过程中穷尽一切可行的手段方法，与所涉人员进行充分的沟通访谈，搜集网罗各方提供的信息文件；在调查完成后集合法律、经济、技术、管理等专业知识，对目标公司的知识产权情况及风险进行多角度、全方位、深层次的分析判断，由此实现对目标公司知识产权尽职调查的全面性、完整性与透彻性。

　　3.1.2.4.　保密性原则

　　在知识产权尽职调查的实践中，受托方往往会接触到目标公司的专有技术、交易条款、财税数据、商业计划等非公开信息，而这些非公开信息一旦泄露，便可能会给目标公司、委托方或正在开展的商业项目造成重大经济损失，也会给受托方带来相应的赔偿责任。因此，受托方在开展尽职调查时应时刻遵循保密性原则，对其获取和知悉的非公开文件、信息、资料等承担严格保密义务，必要情形下还可签署相应保密协议，最大程度避免商业秘密的不当披露，保障各方信息安全。

　　3.1.3.　知识产权尽职调查的方法

　　3.1.3.1.　审阅文档

　　在知识产权尽职调查中，受托方对目标公司与知识产权相关的文件档案资料进行梳理、筛查、审核及验证，是本项尽职调查中最常用的调查方法。

　　受托方在接收相应的文件资料前，应以书面形式会签文档清单；目标公司应该对于己方提交的文件档案资料之真实性、完整性及可验证性做出承诺与说明。

　　受托方在获取相应的文件资料后，应认真核查、对比相关资料，检视文件档案资料的真实性、完整性及可验证性，依据本项尽职调查的调查目地，尽可能地审核、确认文件档案资料所反映的知识产权相关之事实状态和法律性质。

　　由委托方或目标公司主动提供的文档清单及文件档案资料，一般包括但不限于：专利、注册商标、著作权、计算机软件著作权等知识产权的权属证明文件、专利年费缴费单据、授权许可使用协议、授权许可费用付款凭证及发票、委托技术开发协议及相应的价款支付凭证、职务作品归属协议、域名注册和备案证明、网络自媒体账号主体认证材料、涉及知识产权权属或价值的生效法律文书、知识产权价值评估鉴定或评价报告、商用计算机软件的采购合同、软件授权费用付款凭证及版权方授权软件商用的证明文件，等等。

　　受托方也可以通过公开的媒体刊物、Internet网站等渠道取得与目标公司相关的知识产权文件档案资料。受托方查询渠道包括不限于：国家企业信用信息公示系统、国家知识产权局网站、专利业务办理系统网站、中国商标网、中国版权保护中心网站、WIPO网站、中国裁判文书网、人民法院诉讼资产网、工业和信息化部统一检索平台和目前国内主要的公司商业数据归集查询平台，等等。

　　3.1.3.2.　人员访谈

　　受托方可以采用访谈的形式获取、验证与知识产权尽职调查相关的信息。受托方根据尽调项目实际情况、工作便利条件和授权委托的权限，对访谈对象进行面谈、视频访谈或电话访谈。

　　尽职调查访谈程序的设置，能够拓展尽职调查的深度和维度，通过访谈对象来获取目标公司与知识产权相关的关键事实、疑点和锚点，增加尽调内容及内容搜集过程的客观性。

　　尽职调查访谈程序应该严肃规范，访谈流程应该简洁高效，访谈目的应该清晰具体，访谈笔录和访谈音视频的形成、保存及归集应该谨慎周密。

　　受托方有必要对目标公司与知识产权相关的负责人、经办人及特定岗位的在职员工进行当面沟通交流，完成访谈。人员访谈应该参照规范性文件对于律师调查取证的基本要求，由两位及以上的访谈人进行，预先征得访谈对象的同意，访谈过程可要求目标公司派员在场见证，访谈笔录由访谈人、记录人、访谈对象和见证人签名。

　　受托方还可以将目标公司的关联企业、竞争对手、合作伙伴、技术供应商、前雇员、法律顾问等等主体作为知识产权尽职调查的访谈对象，遵照自愿性、合法性、客观性、全面性、及时性和保密性原则，展开与目标公司并无直接利益关系之相关人员的调查访谈。前述外部人员访谈无法制作访谈笔录的，访谈人应该编制访谈工作底稿和/或访谈备忘录，如实记录访谈对象、时间和内容以备查验。

　　3.1.3.3.　实地调查

　　受托方在知识产权的尽职调查中，为了验证目标公司提供的文件资料的真实性，兼之验证内外部人员访谈素材的真实性及可信度，应该对目标公司的主要经营场所、重要分支机构进行现场走访和实地调查。

　　一般建议，受托方在审阅文档、人员访谈初步完成后，可以展开实地调查。

　　实地调查的流程可参照民事诉讼程序法规范性文件对“勘验”的规定进行，受托方到目标公司的经营场所针对性地进行察看、测算、记录和拍摄，并要求目标公司派员在场见证，在实地调查后应制作调查笔录或工作底稿备查。

　　实地调查的针对性应该建立在尽职调查团队前期审阅文档、人员走访的阶段性成果之上。实地调查，侧重于验证、查证和比对，检验无形资产的有形表现，例如：目标公司发明专利与技术研发车间具有匹配的盖然性；目标公司注册商标与其库存的商品及商标标识具有匹配的盖然性；目标公司具有竞争优势的专有技术与研发团队人员的数量和级别具有匹配的盖然性；目标公司高估值的专利技术或商业秘密与其经营场所高级别的电力容量、排废防护、服务器、安保配置具有匹配的盖然性；目标公司取得计算机软件授权许可数量与现场终端硬件装机数量具有匹配的盖然性；等等。

　　实地调查的对象，完全可以从目标公司的经营场所延伸至其向市场交付的产品与服务，受托方对目标公司产品力、商业声誉、行业地位及市场认可度的调查及调查结论，亦可编制在实地调查的工作底稿中。

　　3.1.3.4.　以函询证

　　受托方在知识产权的尽职调查中，根据实际需要，可以自己的名义向相关单位、部门发函询证，以期核实、查证目标公司知识产权某些关键具体情况，取得回函书证，以验证前述事项。函证的过程，将收文单位与目标公司一并均作为调查对象，收文单位的书面复函可能会为目标公司增加信用背书，亦可能否定目标公司的陈述和主张。函证与人员访谈一样，可以帮助受托方较好地查证、验证目标公司与知识产权相关的关键事实，增加尽调内容的客观性。

　　受托方为了降低尽职调查出现错误的风险，亦可以直接要求目标公司或目标公司负责人提交声明书或保证函，承诺并保证：签署保证函的当事人对目标公司全部或者特定知识产权事项的事实状态和法律性质所作陈述完全属实，所提供的全部证明材料完全真实，不存在歧义，无重大遗漏。

　　3.1.4.　知识产权尽职调查的范围

　　3.1.4.1.　权利清单

　　通过制作知识产权的权利清单，明确知识产权的权属情况。

　　权利清单的内容通常包括：（1）是否已获得权利证书，比如，是否已获得专利证书或商标注册证。（2）权利人仅为目标公司或为多个权利人。（3）权利的获得方式，权利是原始取得，或继受取得，或许可方式获得。（4）许可的情况，比如，权利进行许可的情况；或者，被许可是通过独占许可、排他性许可或普通许可的情况。（5）是否存在质押等情况。

　　3.1.4.2.　权利状态

　　尽职调查时，需要对知识产权的法律状态进行审查。主要包括：

　　（1）知识产权在确权阶段的各个环节中的情况，比如，专利在申请、公开、实质审查、驳回、复审等阶段的情况，商标在申请、审查、初步审定公告等阶段的情况。

　　（2）知识产权在权利维持阶段的情况。比如，专利权的效力状态、剩余保护期限、年费缴纳、许可使用等情况，注册商标的有效期、续展、许可使用等情况，著作权的保护期、许可使用等情况。

　　3.1.4.3.　权利内容

　　不同的知识产权，其内容不同。专利权方面，区分产品专利、方法专利、外观设计专利的权利内容。商标权包括注册商标专用权。狭义的著作权包括著作人身权和著作财产权，广义的著作权还包括邻接权。

　　在审查目标公司的知识产权时，需要明确知识产权的权利内容。不同的权利内容，其商业价值不同。可以结合委托方的商业需求，着重审查相关的权利内容。比如，目标公司仅有著作权人许可的复制权和发行权，而没有委托方最需要的信息网络传播权，此时需要重点列明。比如，审查目标公司在取得演绎作品著作权人许可的同时，是否已取得原作品著作权人的许可。

　　3.1.4.4.　涉诉情况

　　对已涉诉的知识产权的诉讼情况进行调查，了解案件情况和进程，对诉讼风险进行分析，判断是否会对目标公司的商业运营造成影响、以及影响的程度或等级。

　　如果目标公司的知识产权对委托方的商业运营具有重要的影响，可以对未涉诉的知识产权进行涉诉风险分析。具体主要包括：

　　（1）目标公司的知识产权是否存在被无效或被撤销的情况。比如，对于委托方重点关注的专利，是否存在被无效的可能性；目标公司的商标，是否存在连续三年不使用的情况。

　　（2）目标公司的知识产权是否存在与他人在先权利相冲突的情况。比如，目标公司的商标权与他人的著作权是否存在冲突。

　　（3）目标公司的知识产权是否存在可能的权属纠纷。比如，对于委托作品，是否在合同中约定著作权的归属；合作发明创造的权利归属是否存在争议。

　　

　　3.2.1.　引言

　　3.2.1.1.　适用企业类型

　　企业是创新的主体。实践中，高科技企业与专利更加密切相关。这类企业拥有较强的技术优势，以专利权为主要内容的知识产权资产是公司最为核心的资产。

　　尤其是对于尚处在成长阶段的高科技企业来说，稳定清晰的专利权属、较小的专利侵权风险、能够自由实施的核心技术等因素不仅是企业自身发展壮大的根基，也是投资者做出合理商业决策的前提。因此，专利尽职调查对于高科技企业的创业投资过程尤为重要。

　　3.2.1.2.　专利权对创业投资的意义

　　从企业自身发展层面来看，专利，尤其是高价值专利，是处于创业成长阶段的高科技企业的重要发展引擎。对高科技企业而言，高质量高价值的专利才能在企业发展路径上起到支撑作用。一方面，围绕核心技术的高价值专利能够牵引高科技企业实现创业战略目标，提升企业在行业中的核心竞争力；另一方面，企业只有合理布局并灵活运用高价值专利，专利才可能转化为经济效益，成为企业的正资产。

　　从企业投融资角度考虑，专利权也是高科技公司投资并购中的焦点问题。核心技术专利是高科技企业的立身之本，也是投资者的重要投资目标。取得目标公司的专利权通常就是高科技公司投资者的重要驱动力。

　　3.2.1.3.　专利权尽职调查的特殊性

　　展开专利尽职调查，对于高科技企业保持自身健康高速发展，以及潜在投资者做出正确投资决策，都是十分必要且有益的。

　　首先，核心技术专利系高科技公司最为核心的资产，同时也是法律风险集中高发的领域。主要风险点包括：技术人员在同质化企业之间的流动容易产生专利权属风险；高校科研人员孵化企业的过程中也可能存在专利权属风险点；企业与技术人员关于职务发明的约定是否合法完善；企业申请或被授权的专利是否能够自由实施，等等。如果在企业发展的萌芽期或成长期就能够通过专利尽职调查及时发现风险，可以相对更小的代价加以弥补和修复。

　　其次，对于投资者来说，如若不提前通过专利尽职调查排查专利权属及侵权风险等问题，可能会导致重金获取的专利成为投资方的沉重负担。因此，投资方在对高科技企业进行投资前，除了要进行广义的投资尽职调查之外，还需就目标公司的专利组合进行专门的专利尽职调查程序，才能充分评估目标公司的专利组合的实际价值，同时避免触碰到目标公司的专利“暗礁”，以尽可能协助投资方做出正确合理的商业决策。

　　更进一步来讲，专利尽职调查更应着重于目标公司专利的特殊风险点，尤其是要审查专利权利链的完整性、专利权属的稳定性、专利管理的有效性、专利授权的妥适性、专利使用的正当性、专利侵权风险等重点问题，以尽可能中和投资决策后可能面临的法律争议与风险。

　　3.2.2.　专利权尽职调查前的准备工作

　　3.2.2.1.　调查保密性和安全性承诺

　　为了保证专利尽职调查结果的准确性，在展开专利尽职调查之前通常需要向尽职调查受托方（通常是律师团队）披露大量目标公司的信息资料，其中可能会涉及目标公司的商业秘密，一旦泄露会对其经营活动造成重大不良影响。

　　在实施专利尽职调查前，委托方、目标公司可与律师团队签署保密协议；在进行尽职调查过程中，律师团队应严格恪守保密原则，对尽职调查过程中从委托方、目标公司处获取的资料或获知的信息，要信守保密义务，尽最大可能保证信息的保密性和安全性，以减轻目标公司的顾虑，同时减少尽职调查工作的阻碍。

　　3.2.2.2.　沟通确定调查方案和调查计划

　　在启动专利尽职调查之前，有必要制定调查方案和工作计划，并就调查方案和工作计划听取委托方的意见，进行适当调整。

　　整体筹划上，需要充分考虑特定项目具体特点，抓住调查工作重点，合理预估调查时间，安排背景适合的团队成员。

　　人员配置上，应当指定项目负责人，对尽职调查工作全面负责，同时对专利尽职调查逐项分工，项目成员按需分配工作内容，明确职责。

　　时间节点上，律师团队应当充分与委托方沟通项目重要时间节点，合理安排各项工作；对于需要委托人、目标公司或其他第三方机构协调时间的工作，应当提前与各方沟通，有计划地预留好现场访谈及资料准备的时间。如在项目推进过程中不可避免地需要变更时间节点或安排，应当及时修正工作计划并通知各方，以便尽量确保项目进程不受影响。

　　3.2.3.　专利基本内容的调查

　　3.2.3.1.　调查内容

　　专利尽职调查主要分为两大方面，一个是对专利本身调查，一个是对专利或产品实施的调查（也就是FTO调查，重点调查是否存在专利侵权风险），对于专利本身的调查，主要是从专利作为重要资产的价值性，或作为未来市场领先性，抑或说明具有自己的技术路线，或者其他商业目的进行调查。对于专利基本内容的调查，属于专利本身调查，根据不同的尽职调查目的，侧重点也会有不同。

　　专利基本内容一般会包括如下方面：专利及专利申请的数量、类型、发明人或设计人、名称、申请号、申请日期、公开（吿）号、公开（吿）日期、授权日期、法律状态、授权文本、公开文本、转让情况、许可情况、同族专利等

　　对于专利基本内容的调查，是无法满足上述尽职调查目的的，需要结合其他数据和情况，才能体现出来，比如侧重调查专利的价值性，可以重点调查类型、申请日、授权文本、同族专利、转让情况和许可情况等，但是如果想体现专利的价值性，仅仅上述数据是不足以体现的，还需要知道同类产品的市场情况、产品周期以及技术可替代性等诸多因素，但上述专利基本内容的情况，也是考量其价值的一个参数。

　　因此，对于专利基本内容的调查，一般会从以下几个方面调查，1、专利数据的真实性，2、专利的基本内容是否存在明显的瑕疵，当然还可以进一步调查3、专利是否覆盖了主营业务所覆盖等，这对于拟上市科创企业尤其重要。对于专利基本内容的每一项具体内容包含了何种信息以及如何解读，下面举例加以说明。

　　3.2.3.1.1.　专利数量、专利类型和同族专利

　　专利数量的多寡是一目了然的事情，当然一般认为是越多越好，但这个仅仅体现在量上，专利的质量上一般要结合专利类型看，一般而言发明专利越多越好！但也要结合企业性质和产品特征分别看待，比如消费产品的外观是产品的核心竞争力的时候，当然外观设计的数量也是核心竞争力的体现。

　　另外，为什么要看其同族专利呢？同族专利是其专利在国外的布局情况，同族专利的多少，其代表产品全球市场或潜在市场的可能情形，表明其市场竞争的布局情况。如果其在国外市场很多，但却没有同族专利，一般表明在国外市场的替代性较强，抑或说明其缺乏保护意识。

　　当然，如果严谨而言，可以要求权利人对不进行实质审查的实用新型和外观设计专利提供《专利权评价报告》，这样可以进一步了解专利的质量情况，不过这里也提醒，上述报告的出具需要几个月的时间，同时出具报告后，专利情况也会被竞争对手获知。

　　3.2.3.1.2.　申请号及申请日期、公开号及公开日期、授权日期、公开文本、授权文本以及专利法律状态

　　专利法律状态系专利从受理之日起所具有的法律属性。一般而言，专利法律状态可以分为有效、无效以及尚未授权三种状态。

　　专利有效状态主要指专利获得授权并持续缴费状态。需要注意的是，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。看是否有效，除了看专利证书，重点要看缴费单据，当然如想查询实时状态的法律状态，一般要求出具专利登记簿副本。在专利登记簿副本中，还可以进一步查询是否存在质押、许可等对专利权利限制的情形。

　　专利无效状态包括专利撤回、驳回、放弃以及权利终止等；这也是被尽职调查专利体现真实性与否的重要一环。

　　专利尚未授权状态，一般只能查询到专利申请号及申请日期、公开号及公开日期的情形，此时表明专利仅仅是处于申请阶段，不过如果想了解其专利授权前景，通常的做法是委托第三方进行检索分析，当然如果专利处于审查阶段，也可以查看专利局的审查意见进行初步判断。

　　发明专利已经公开，如果最终授权，则法律上可以获得临时保护期，对于发明专利也要关注授权文本与公开文本的差异，最终的保护范围以授权文本为准！如果有人在临时保护期制造销售涉嫌侵犯专利的产品则需要同时覆盖授权文本与公开文本所要求的保护的范围。

　　3.2.3.1.3.　专利的发明人或设计人、转让情况、许可情况

　　根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条之规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。在中国专利申请审查过程中，知识产权局并不对申请文件中记载的发明人或者设计人作实质性审查。

　　对专利的发明人或设计人的调查，结合转让和许可情况，可以查清涉及专利的来源、研发情况、是否存在权属瑕疵等情形，下面进行详细解读。

　　专利的来源，一般是自行研发、合作开发、委托开发或受让获得，这个可以通过专利的发明人或设计人与权利人的关系初步获知，如果发明人或设计人全都来源于权利人的员工，基本上判断是自行研发，如果有部分发明人或者设计人是权利人的员工，可能是合作开发，全部发明人或设计人与权利人没有关系，则可能是委托开发或者受让获得。

　　如果有非权利人员工的情形，则需要进一步调查与第三方的合作合同或委托开发合同或受让合同，如果没有相关合同，则可能存在潜在权属纠纷，如果有相关合同，但约定不清楚或与约定不符的，也可能存在潜在权属纠纷。这就是所谓的权属存在瑕疵的情形。

　　关于专利的来源不同，也会间接反映目标公司的研发实力或者研发路径，也就是间接体现了研发情况。

　　对于发明人或设计人的入职日期与专利日期的调查，则可能会涉及职务发明的问题，也是存在权属瑕疵的情形。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。因此，提出专利的申请日期如果在原单位离职一年内做出的专利，按照上述规定可能会归属到原单位所有，因此这也是专利尽职调查关注的重点，如果有风险的话，需要进一步调查员工的离职情况，包括离职单以及社保缴纳情况等。

　　另外，根据近年科创板公布的相关案例，因为发明人引起的权属纠纷案件是一个非常多发的情形，也是成为科创企业上市的一个重要障碍。同时还需要引起足够重视的情形，因发明人引起商业秘密侵权进而引发专利权属纠纷的案件也是一个新的趋势，这些情况就导致在专利尽职调查环节，对于发明人或设计人的调查要引起足够重视。

　　3.2.3.1.4.　专利的价值和重要程度

　　就如上文所述，专利的价值不可能通过调查专利基本内容进行简单认定。这个一般需要借助专业的第三方评估机构做出，但目前国内对于专利价值评估尚未建立起成熟并被广泛认可的体系，也仅仅作为参考因素。

　　在专利尽职调查中，对于专利转让或许可的价格也是体现专利价值的一个重要参考因素。

　　专利的重要程度对于目标公司而言，专利可以分为防御性专利、对抗性专利以及领先型专利。防御性专利系指目标公司实际用于生产经营的专利，对抗性专利系指本领域竞争公司可能涉及使用的专利，领先型专利系指目标公司引领产业发展之专利。上述专利根据目标公司不同发展阶段、不同技术领域，具有重要作用，需结合目标公司实际予以判断。

　　当然专利布局是一个重要的策略，会隐藏在专利之中，请目标公司就其专利布局的策略进行说明，这也可以作为尽职调查内容之一。

　　3.2.3.2.　调查方法

　　3.2.3.2.1.　文件调查

　　文件调查系专利尽职调查常规方法。在获取目标公司相应的文件资料后，应核查比对资料，并通过相关检索系统予以匹配核实，确保文件资料真实性、完整性以及准确性。文件调查的核心就是核实真实性。

　　一般对于专利基本内容的调查就是调取专利登记簿副本或批量法律状态，基本上就满足了调查目的。

　　3.2.3.2.2.　人员调查

　　人员的调查的重点还是放在上述关于发明人或设计人可能涉及权属纠纷以及商业秘密纠纷的可能性展开调查。

　　对于一些难以从文件调查中获取的信息，可以与目标公司各层级、各职能人员特别是涉及技术的研发人员，以及中介机构的充分沟通。

　　需要注意的是，调查过程中存在访谈人员中做出不实陈述或说明，要将人员调查结果与其他资料进行相互印证。如有可能，建议要求方谈人员提供证明材料，或者签署保证书等文件，以确保调查内容真实可信。

　　3.2.3.2.3.　专利检索

　　对于同族专利的调查，需要进行专利检索才能调查清楚，一般可以通过wipo等途径确定是否有同族专利，同时通过同族专利所在国网站进行进一步确定同族专利的相关情况，如果没有网站的，需要委托该国专利代理机构进行检索获知。

　　另外，对于实用新型或外观设计专利也可以委托第三方进行专利新创性检索。

　　3.2.4.　专利运用的调查

　　3.2.4.1.　调查内容

　　专利运用主要是指专利的实施（产业化）、或专利价值的实现。专利运用的调查内容，主要包括专利运用的主体、方式、时间、范围、价值等。

　　3.2.4.1.2.　自我实施

　　调查专利权人是否自行实施专利，有利于了解专利技术的实用性、成熟度、产业化及价值情况，主要调查的内容包括：

　　1、专利的实施方式：

　　（1）制造专利产品：为生产经营目的制作出具有发明专利或实用新型专利某一项权利要求之全部技术特征的产品；或者制作出采用外观设计专利所表示的设计方案的产品。将产品部件组装成专利产品的行为，属于制造专利产品。

　　（2）使用发明、实用新型专利产品：为生产经营目的利用专利产品，使专利产品的功能得以应用。将发明或者实用新型专利产品作为零部件制造另一产品的，属于使用专利产品的行为。

　　（3）许诺销售专利产品：为生产经营目的以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售专利产品的意思表示。

　　（4）销售专利产品：为生产经营目的将专利产品的所有权有偿转移给产品购买者的行为。销售以发明或者实用新型专利产品作为零部件生产的另一产品的，属于销售专利产品的行为。将外观设计专利产品作为零部件，制造另一产品并销售的，属于销售专利产品的行为，但该外观设计专利产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

　　（5）进口专利产品：为生产经营目的将专利产品从境外越过国境运入境内的行为。将专利产品进口到保税区内，视为进口专利产品。

　　（6）使用专利方法：为生产经营目的实现发明专利权利要求所记载的方法技术方案的行为。

　　（7）使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品：为生产经营目的使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法获得的原始产品；将该原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，属于使用依照专利方法直接获得的产品的行为。

　　2、专利的实施范围

　　（1）时间范围：专利着手准备实施、开始实施的时间，是否已经结束实施、以及实施结束的时间。专利着手准备实施的时间，是专利先用抗辩权的基础，因此调查专利实施时也应一并予以调查。

　　（2）权利范围：实施的具体专利权利要求。

　　（3）地域范围：实施专利的地域。

　　3、实施效果

　　调查制造专利产品、或者使用专利技术制造产品的成品率或良品率等，使用或销售专利产品的市场竞争优势等。

　　3.2.4.1.3.　专利转让

　　对专利转让进行调查，主要调查以下内容：

　　（1）转让标的：尤其注意调查转让的是专利权，或者是尚未授权的专利申请权；

　　（2）转让主体：调查签署合同的主体，转让方是否为全体专利权人或专利申请权人；

　　（3）转让时间：调查合同签署的时间、专利登记部门登记公告时间。专利转让未经专利行政部门登记的，专利转让不生效；

　　（4）专利权利负担：如转让的专利是否被设定质押、是否被采取保全措施。专利如被设定权利负担的，未经质权人或者保全单位同意，专利行政主管部门难以办理专利权属变更登记；

　　（5）转让主体对转让专利的公司内部规定：调查转让方转让专利、受让方受让专利是否符合各自公司章程规定、内部决策程序；尤其注意转让主体的章程中，规定专利转让有特别决策机构的，如要求有股东会或董事会决议的，应一并审查是否有相应决议。

　　（6）专利涉外转让的，应事先依法向有关行政机关办理审批手续。

　　3.2.4.1.4.　专利许可

　　专利许可是专利运用的重要方式之一，专利许可费也是专利侵权赔偿的重要参考依据。

　　对专利许可进行调查，主要包括以下方面：

　　（1）许可标的情况：许可的是专利权，或者是尚未授权的专利申请权；

　　（2）许可主体：调查签署合同的主体，尤其调查许可方应为专利权人或者为有权再许可的许可方；

　　（3）许可的方式：调查许可的方式为独占许可、排他许可或者普通许可，或是按照专利法规定声明的开放许可；

　　（4）许可的时间、尤其是许可期限届满后专利产品的处理方式：调查许可的起讫时间，以及许可期限届满时专利产品、库存、未销售专利产品的处置方式；许可期限届满后的售后服务是否允许被许可方制造使用包含专利技术的零部件、制造专利产品的模具处及其他专用于专利许可技术使用的工具的处置。

　　（5）许可的实施范围：调查许可实施专利的地域范围，许可的专利权利要求。专利许可合同通常限制在本国或本地区范围内专利实施，以避免专利产品跨境实施流通影响专利权人在境外的专利运用收益。

　　（6）许可主体许可符合公司内部管理规定：尤其是独占实施许可的，专利权人权利被严格限制，应调查是否符合公司章程或管理规定；

　　（7）许可合同的专利行政部门备案：专利许可合同未经行政部门备案的，不影响合同效力，但不得对抗善意第三人。

　　（8）许可专利的权利负担：如许可的专利是否被设定质押、是否被采取保全措施。专利如被设定权利负担的，专利有被拍卖变卖的风险，在专利许可期限内专利权人可能失去专利权。

　　3.2.4.1.5.　专利质押

　　专利权利人对专利权设定专利质押权利负担后，未经抵押权人同意，专利行政主管部门不办理专利转让登记手续。专利权人有失去专利权风险，专利被许可方使用专利的权利也有一定风险。

　　对专利质押进行调查，主要包括以下方面：

　　（1）出质的专利；

　　（2）专利出质的主体：质权人、出质人、债务人；

　　（3）被担保债权的种类、数额等情况；

　　（4）债务人履行债务的期限、债务人的债务履行能力；

　　（5）专利质押担保的范围；

　　（6）向专利行政部门出质登记的有关信息，如出质登记时间、登记的担保起讫时间等。

　　3.2.4.1.6.　专利保险

　　专利保险，是指保险公司承保的与专利相关的保险，包括但不限于专利执行保险、侵犯专利权责任保险、知识产权质押融资保险、知识产权综合责任保险等。对专利保险情况进行调查，有利于了解专利相关风险的保障情况，也利于了解专利权利人对专利利用情况。

　　对专利保险进行调查，主要包括以下方面：

　　（1）专利保险的主体：投保人、保险人、被保险人、受益人；

　　（2）保险标的；

　　（3）保险责任和责任免除；

　　（4）保险期间和保险责任开始时间；

　　（5）保险金额；

　　（6）保险费以及支付方式；

　　（7）保险金赔偿或者给付办法。

　　3.2.4.1.7.　专利出资入股

　　专利出资入股，是近年来专利运用的常用方式。对专利出资入股进行调查，主要包括以下方面：

　　（1）出资的专利信息情况，尤其注意出资的是已授权专利、还是尚未授权的专利（专利申请权）；是以专利（申请）权权属出资、还是以专利许可权出资。如以专利许可权出资，应注意许可的方式。并注意调查在专利出资前，是否已经存在专利许可以及许可的方式及期限范围。

　　（2）专利出资作价入股的相关主体：受资公司、专利出资人、非专利出资人、发明人。因发明人原因容易导致专利权属纠纷，应注意对发明人从原单位离职的时间、在原单位工作任务、与原单位约定的知识产权归属等进行调查，避免出资专利被认为是发明人执行原单位工作任务或利用原单位物质技术条件等从而认定属原单位所有。

　　（3）专利出资主体出资专利不违反公司章程规定；

　　（4）出资专利的价值评估：尤其注意评估机构及评估人员的资质情况，以及评估方法是否合理、评估所依据的资料信息是否真实。

　　（5）出资金额：注意专利出资的金额是否超出专利评估价值。

　　（6）出资专利的交付：专利权属出资的，是否已办理权属转移至目标公司；对于专利许可权出资的，是否向专利主管行政机关办理许可合同备案。

　　（7）专利出资公司的税务申报情况；

　　（8）目标公司章程对出资专利及股东的规定；

　　（9）目标公司向企业管理部门办理的备案登记、在企业信用信息公示；

　　（10）目标公司向税务机关进行的申报。

　　3.2.4.1.8.　专利标准化

　　专利标准化调查的内容，主要包括：

　　（1）标准专利及权利人、标准专利权利人的声明；

　　（2）使用专利的标准名称、施行时间；

　　（3）使用专利的标准效力：强制性标准、推荐性标准；

　　（4）使用专利的标准施行范围：行业标准、地方标准；

　　（5）标准专利的许可费用。

　　3.2.4.2.　调查方法

　　3.2.4.2.1.　文件调查

　　受托方应调取有关文件资料，认真核查、对比相关资料，并对文件资料进行深入分析，以充分挖掘文件资料背后隐藏的真实信息。一般来说，主要调取以下文件资料：

　　1、调查当事方的合同，如转让合同、许可合同、质押合同、保险合同、出资协议

　　2、调查当事方提供的声明，如专利权利人在专利标准化制订过程中的声明

　　3、调取公司章程及要求的文件资料，如调取专利权利人公司章程，查看专利处置程序合法性；如专利运用主体的公司章程对专利运营有特殊程序规定，调取规定所需的文件资料；作价出资入股中，如调取受资公司章程，查看专利出资程序合法性。

　　4、调取出资作价评估报告有关文件，如调取评估公司有关资质文件，调取评估公司评估报告，调取专利出资人或其他主体为评估作价提供的声明及资料。

　　5、调取专利实施文件，如调取实施专利的产品的照片、图片，调取实施专利方法的有关文件。

　　3.2.4.2.2.　人员调查

　　受托方应对资料提供者的有权限人员进行调查，以确认所获取的文件资料的真实性、完整性和权威性。一般来说，主要调查以下内容：

　　1、调查合同、声明、章程、评估文件、专利实施文件提供方的负责人或有权限的经办人，核实提供资料的真实性；

　　2、调查上述资料提供方的负责人或有权限的经办人，核实上述相关资料的完整性；

　　3、调查专利实施主体的负责人或有权限的经办人，对其实施专利的产品、方法产品进行核实；

　　4、调查上述人员的其他陈述说明。

　　3.2.4.2.3.　专利检索

　　登录国家知识产权官网，可以检索如下信息：专利相关文本（申请文本、授权文本、审查文档）、专利转让登记情况、专利许可备案情况、专利质押备案情况、专利权转移登记情况、专利法律信息。

　　3.2.4.2.4.　其它方法

　　还可以采用其它方法进行调查，例如通过登录国家企业信用信息系统查询专利出资登记公示信息；通过现场调查实施产品，并与专利进行比对，确认是否使用了专利技术方案；通过现场调查产品工艺或流程，并与专利进行比对，确认是否使用了专利技术方案。

　　3.2.5.　专利保护的调查

　　专利保护的调查是创业投资知识产权尽职调查非常重要的内容之一，其调查内容涉及：专利保护范围，法律状态稳定性，重要产品自由实施调查（FTO），保护应对机制，专利侵权诉讼，专利行政查处，专利无效，假冒专利，专利权属状况等；其调查方法涉及文件调查、人员调查、专利检索和其它方法。

　　3.2.5.1.　调查内容

　　3.2.5.1.1.　专利保护范围

　　一般民事侵权行为的英文为“tort”，而专利侵权行为的英文却用“infringement”。“tort”指“伤害”，是行为人故意或过失给权利人造成损害；而“infringe”的本意是“进入边界”、“落入圈子”，其法律含义是行为落入权利客体保护范围构成侵犯专利权，即专利保护范围是用法律语言划定的“圈子”。下面将从以下几点来理解这个“圈子”：

　　第一，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容（《专利法》第64条第1款）。如果只“以其权利要求的内容为准”容易出现在审理侵权纠纷案件中过于严格遵循授权权利要求的文字内容，忽略该发明创造真正为公众带来了什么贡献，而且会导致对专利撰写要求过高，不利于专利法保护发明创造的初衷。而如果更偏重于说明书及附图对权利要求的解释，又容易导致公众难以理解一件专利的保护范围边界。可见，对发明和实用新型保护范围的确定要避免走极端，既不应当机械化地由权利要求的严格字面含义来确定；也不应当认为权利要求仅起指导作用，其实际保护范围为所属领域技术人员对说明书和附图的理解扩展到专利权人所期望达到的范围。对发明或者实用新型专利侵权判断还需遵守以下原则：全面覆盖原则、等同原则、捐献原则、禁止反悔原则等。

　　在发明或者实用新型专利保护范围调查中首先要重点调查独立权利要求中是否含有非必要技术特征。因为一旦独立权利要求中含有非必要技术特征，根据全面覆盖原则他人只要其实施的技术方案不带有该非必要技术特征就不构成专利侵权，从而他人可轻松绕过该专利，导致该专利的价值大大降低。

　　其次，对从属权利要求的调查也不容忽视。虽然独立权利要求的保护范围已经涵盖了从属权利要求，但是由于专利可能历经复审、无效等程序，其权利要求很可能出现变动。由于独立权利要求保护范围最大，其被无效、修改的可能性也大。一旦独立权利要求被无效，由于无效宣告程序中权利要求的修改只允许来自权利要求书而非说明书，因此如果从属权利要求的数量太少，或者对保护范围限缩的过小，都会对权利要求的修改产生巨大的影响，导致重要的技术方案不能获得专利保护。比如，独立权利要求限定了制备A化合物的方法是以B化合物为起始物经过加成反应、关环反应和氯化反应得到A化合物。从属权利要求2的其中一个附加技术特征将反应溶剂限定为甲醇。但实际上反应溶剂还可以为乙醇、丁醇、丁二醇等醇类。当独立权利要求被无效时，如果修改到只保护从属权利要求2，那么反应溶剂为其他醇类的技术方案就无法获得专利保护。可见，专利中设定恰当的从属权利要求非常必要。专利保护调查需要调查从属权利要求的数量多少，以及是否逐渐展开并有层级的涵盖每一个发明点。

　　第二、外观设计专利权保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计（《专利法》第64条第2款）。在外观设计专利保护范围调查中要重点调查外观设计的图片或者照片，以及简要说明中明确的设计要点。形状、图案和色彩是外观设计的三要素，当外观设计产品本身是具有一定形状的产品时，其产品的形状是最能体现产品类型的要素。即使被控侵权产品采用了相同的图案和色彩，只要产品的形状有明显不同（不包括仅仅是产品大小的不同），就不会产生相同或者实质上相同的整体视觉效果，因而大概率不会被认定为侵权。

　　综上所述，创业投资知识产权尽职调查中对专利保护范围的调查，需要根据不同的专利类型进行，发明/实用新型，与外观设计在专利保护范围的调查中关注要点有较大区别。专利保护范围的确定需要综合考量多种因素，在重要专利的侵权判定上要聘请有经验的专利律师参与给出专业意见和处理方案，避免专利保护范围界定不准确带来不利影响。

　　3.2.5.1.2.　法律状态稳定性

　　专利的保护范围和稳定性是专利价值体现的两个重要方面，要尽量做到两者兼顾。当研发成果面临专利驳回、复审、无效、诉讼、交易、投融资时，专利的保护范围和稳定性都需要重点考量。调查目标公司专利的稳定性可以从以下六方面来进行：

　　第一，调查是否存在专利组合。一般而言，专利组合的稳定性高于单个专利。调查的方向是：主要成果、核心技术是否形成专利组合，既有基础专利或核心专利，又有一定数量的外围专利；针对不同类型的专利，从诉讼角度考虑，按不同策略设计专利组合，是否达到侵权证据易于获得，侵权认定清晰，增加竞争对手无效涉案专利的难度的程度。

　　第二，调查实用新型和外观设计是否有国家知识产权局出具的维持有效的专利权评价报告。当专利权评价报告得出的结论是专利有效时，实用新型的稳定性往往出现逆转，由专利权评价报告前的低于发明，转变为高于发明。因为在无效这样的实用新型时，不能像发明那样采取过多的现有技术证据进行结合与启示来评价创造性。

　　第三、调查是否存在合理的保护范围及权利要求间的梯度设置是否恰当。专利保护范围并不是越大越好，因为过大的保护范围很容易找到现有技术从而破坏创造性或新颖性。所以需要在充分了解现有技术的基础上，设定出合理而稳定的权利要求保护范围。

　　同时，由于在无效宣告程序中，专利权人只可以通过权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定（指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围）、明显错误的修正来修改权利要求书，不能直接从说明书里添加技术特征、技术方案到权利要求书。因此除独立权利要求外，其他权利要求的设置也非常重要，权利要求的设定应体现出保护范围恰当的梯度递减，应把重要的发明点一一设置到各权利要求中去。

　　第四、调查专利权权属是否存在瑕疵。专利权权属的稳定性直接关系到专利权人是否合法拥有某项专利权。专利权可以通过外购、自行开发、合作开发、后续改进开发以及其他方式取得。不论是哪种取得方式，都需要事前明确权属关系、进程中记录好过程文件、事后保留好权属证据。例如，如果是合作开发，应在合作开发协议中明确约定专利权的归属。如果是由研发部门自行研发，则需要关注发明人的身份，同时做好研发过程的记载，以便于充分证明专利权的合理归属，避免出现职务发明的权属争议。如涉及专利权转让，应及时向国家知识产权局提出著录项目变更请求。

　　第五、调查专利是否进入复审或无效程序，专利是否经历过无效而继续维持有效或部分有效。专利复审、无效是对专利稳定性的重要考验。专利局复审和无效审理部的组成人员基本上都是国家知识产权局内有经验的技术和法律专家，或有经验的审查员和法律人员。专利局复审和无效审理部对复审请求和专利权无效宣告请求进行受理和审查，并作出决定，一般以三或五人组成合议组的形式进行审查。因此，一般通过复审取得专利权，或承受住无效宣告而依然维持有效的专利，其稳定性较高。

　　第六、调查专利是否属于所属技术领域的公知常识和自由技术、是否被在先公开。比如调查授权专利是否做过专利无效检索报告，是否显示无效风险小。专利无效检索报告是针对某一授权专利的权利要求，检索能够破坏其新颖性、创造性的专利或非专利类文献的检索分析。其作用是：一方面，可以是企业在主动维权前，通过针对自身专利进行专利有效性检索，来了解专利的稳定性，以帮助企业作出是否采取维权行为的决策；另一方面，也可以是企业在遭遇竞争对手的专利侵权诉讼攻击时，通过针对对方起诉所依据专利进行专利无效检索，来收集能无效该专利的文献证据，帮助企业在无效宣告程序中取得胜利、从而彻底击退对手的专利侵权诉讼攻击。

　　专利保护范围与专利稳定性是专利价值体现的重要组成部分，二者缺一不可，如鸟之双翼，车之两轮，不可偏废。企业专利管理必须重视专利保护范围和专利稳定性。

　　3.2.5.1.3.　　重要产品自由实施（FTO）

　　对重要产品自由实施（Freedom to Operate，FTO）的调查首要是看企业的重要产品或核心技术是否出具有FTO报告。FTO报告是针对相关技术在特定地域内的全面的、较为准确的分析专利侵权风险的报告，具有商业、技术和法律三重价值。在实施人对相关技术进行自由实施前通过FTO分析先行调查是否存在专利侵权风险，并有针对性地给出应对措施，从而有效规避专利侵权诉讼风险，控制和降低商业交易风险，更好地实现相关产品或技术的商业价值。

　　第一，关注企业在产品出海、技术转让、投融资并购、首次公开募股（Initial Public Offering，IPO）等时期是否有对重要产品或核心技术进行FTO分析。在技术转让过程中，如果FTO报告显示专利侵权风险高，那么交易价格、交易条件的设定会发生大幅变动，甚至交易中断，以保护交易方的利益。在上市过程中，FTO分析可用于应对竞争对手提起的诉讼，避免因为专利纠纷导致企业IPO受阻。拟IPO企业在上市审核阶段被竞争对手起诉主营业务产品侵犯专利权的诉讼事件非常频繁。尤其对于在科创板IPO进程中遭遇的专利侵权诉讼，更是直接影响审核机构对企业的科创属性、持续经营能力等诸多指标的判断。因此，提前对拟IPO企业的专利侵权风险开展分析，针对性地制定专利侵权风险的防控策略至关重要。

　　第二，对重要产品自由实施的调查还要看出具FTO报告的是否为业界认可的法律服务机构。如果FTO报告来自企业内部专利工程师，由于存在一定的利益关系往往会导致其出具的FTO报告的可信度下降。

　　第三，对重要产品自由实施的调查需要进一步评估其出具的FTO报告的价值。FTO报告的地域范围、时间范围和检索策略等是影响FTO报告价值的重要因素。显然一份国内范围内的FTO报告无法适用于欧美市场；单一的、粗略的或限定过多缺乏扩展的检索策略无法做到全面、准确地收集相关专利数据。

　　第四，需关注FTO报告是否包含如下环节和流程，以及各环节是否做到位：研究标的（产品/技术）背景资料，拆解分析标的；结合FTO目的，梳理标的主要风险点，在自由实施的地域范围内确定检索策略；专利数据采集；专利分析；权属尽职调查；专利侵权法律风险分析（包括潜在的风险）。

　　下面以某仿制药项目FTO尽职调查为例说明FTO的主要环节和流程。该案例是投资机构在对某药企的核心仿制药项目进行投资前委托第三方律所进行的FTO分析，用于评估投资风险。该FTO尽职调查分为七个阶段：

　　阶段一：首先，了解委托方需求，仿制药产品调研（目前项目开展情况调研，主要竞争对手调研）；其次，了解产品的主要活性物质（API）及生产工艺和原研药背景；然后，确定以API为首要分析要素的战略并确定排查范围（地域）。

　　阶段二：先从API中提炼关键词进行专利检索，再初筛出已授权或在审中的中国专利申请以及待进入国家阶段的PCT专利申请近800件。

　　阶段三：通过分析专利摘要及权利要求书筛选出需要详细排查的专利申请约150件（包括API或衍生物、组合物、制备工艺、提纯工艺、分析方法等）；再进一步筛选出有较高侵权风险的专利。

　　阶段四：对上述已授权的重要专利进行解读；再排查或提示规避设计或建议无效宣告。

　　阶段五：对尚未授权的PENDING专利申请的潜在专利侵权法律风险进行分析；再分析授权前景与预期授权范围，提示潜在侵权风险并提示规避设计或建议提公众意见。

　　阶段六（FTO的延伸）：首先，主要竞争对手专利策略分析（9家竞争对手，保守性还是进攻性策略分析）；其次，标的产品涉及领域的专利布局初步分析，为客户后续专利布局提供全局性建议；然后，对标的产品的同类竞品的专利诉讼情况进行调查分析。

　　阶段七（撰写FTO尽职调查报告）：该报告的主要内容有分析标的说明、专利检索范围、结论分析、应对措施及建议、附件说明。

　　经过以上七个阶段而最终形成的FTO报告，相对全面、准确地梳理、分析、总结了相关仿制药在国内的专利侵权风险，为投资人是否进行以及如何进行该仿制药的投资提供了有力的指导。

　　第五、对重要产品自由实施的调查还需要调查企业是否根据实际情况进行补充FTO或扩展FTO，以及关注有潜在风险的未授权专利申请（即PENDING专利申请）后续的法律状态和审查过程。

　　由于受范围、时间等因素的影响，任何一件FTO报告都不可能100%保证调查绝对完整，绝对准确无误。一项产品或技术上存在大量的技术特征（技术点），如果每个技术点都一一排查，那么FTO工作量和成本太高，因此不可能穷尽所有技术点的排查，这是FTO的范围局限性。有些专利申请由于尚未公开，故在检索时无法查到，当FTO完成后，产品上市，这些专利才公开，从而有可能发生产品/技术刚好落在这些刚公开的专利的保护范围内，发生侵权行为，这是FTO的时间局限性。因此，FTO报告只能是一个相对准确的报告，而非绝对准确的报告。即使因FTO报告的局限没有发现某个潜在风险，导致重要产品不幸卷入专利侵权纠纷，该FTO报告依然可以作为非故意侵权的证据来避免惩罚性赔偿，这是FTO法律价值的重要体现之一。

　　第六、对重要产品自由实施的调查还体现在当FTO分析出专利侵权风险后，企业是否采取了相应的应对措施。主要的应对措施有：对于涉嫌侵权的已授权专利，企业是否采取规避设计避开雷区，是否着手对该专利提出无效宣告请求，或者是否寻找到抗辩证据比如现有技术抗辩证据、先用权抗辩证据等；对于涉嫌侵权的PENDING专利申请，企业是否未雨绸缪地做好规避设计，是否通过提公众意见的方式影响该专利申请的授权前景；企业是否与在先专利权人就专利转让、许可（交叉许可）或建立专利联盟等进行协商；企业是否采用等待专利权保护期期满后再实施该技术/产品的策略；企业是否投保侵权类专利保险（例如，侵犯专利权责任保险、专利海外侵权责任险、境外展会专利纠纷法律费用保险等）；或者彻底放弃实施该技术。

　　第七，对重要产品自由实施的调查还需要看是否对主要竞争对手做出过竞品分析。除了通过FTO分析以全面了解相关技术专利侵权风险的方式外，还可以在了解目标公司与竞争对手的产品和专利的情况下，有针对性地开展竞品分析，从而点对点地、快速地了解专利侵权风险。竞品分析包括目标公司（特别是重要产品）是否有侵害竞争对手专利权的可能性，或者分析竞争对手产品是否有侵害目标公司专利权的可能性。

　　3.2.5.1.4.　保护应对机制

　　专利保护应对机制的调查需要考察企业是否有专利保护应对机制以及具有哪些专利保护应对机制。专利保护应对机制是为了更好地应对专利保护全过程可能出现的各种情形而建立的反应机制，主要有激励、惩处机制，风险识别、评估、处置机制，实施、许可、转让机制，以及纠纷化解机制。

　　企业应当结合知识产权管理制度建设和人才建设，构建有利于调动企业员工知识产权工作积极性的激励机制，从而有利于产生更多更好的技术成果，是获得专利权的重要前提条件。对于泄密，以及错过期限导致权利丧失等行为，企业可以给予相应惩戒和处罚。

　　风险识别、评估、处置机制指项目立项前的可行性分析，对风险进行识别、评估，以及重要节点上进行FTO，及时发现、分析、规避风险，做到知己知彼，百战不殆。

　　对于开拓性技术成果布局基础专利、核心专利和外围专利，形成保护体系完善的专利组合，防止竞争对手规避。对于新进入的技术领域，尽管已经存在基础专利，企业仍然可以通过技术改进获得外围专利，增加谈判筹码，争取获得“交叉许可”。因此根据不同产品的市场情况，预期前景，制定不同的实施策略，形成相应的实施、许可、转让机制，确定是自行实施、许可他人实施还是进行专利转让。企业可以针对不同地区市场在一定时间范围内采取不同的策略，以最大化企业利益。

　　纠纷化解机制应当有利于企业及时、稳妥化解专利纠纷。当涉及专利纠纷时，救济手段包括司法救济、行政救济、专利无效宣告和谈判协商。企业可提前制定发生纠纷时组成纠纷化解小组的成员构成，职责分工，从而实现在纠纷发生时能及时反馈、从容应对。

　　3.2.5.1.5.　专利侵权诉讼

　　专利侵权诉讼调查需要考察企业是否涉足专利侵权诉讼，是专利权人还是涉嫌专利侵权方，具体涉及哪些专利侵权诉讼，诉讼所处阶段，诉讼结果及相关影响。专利权最为基本的作用是保护发明创造，对于专利侵权行为，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉以维护自身权益。

　　专利侵权诉讼调查是了解企业专利保护、运营状态的重要环节，对企业投融资、技术转让、上市等都会产生重大影响。在企业科创板上市方面，专利侵权诉讼除了会导致客户流失、销售额大幅下降外，其主要影响来自于专利侵权诉讼可能构成重大诉讼，使企业不具备独立持续经营能力。科创板IPO中的专利侵权纠纷往往索赔金额巨大，企业一旦应对不力导致败诉，不仅需要立即停止侵权，还需要支付巨额的损害赔偿金，从而可能对企业的独立持续经营能力产生较大影响。例如，安翰科技科创板上市过程中被诉专利侵权，证券监管部门要求其说明“诉讼对发行人生产经营的影响”，就体现了证券监管部门对专利侵权纠纷是否可能导致企业不具备独立持续经营能力的考量。

　　科创板上市审核期间遭遇专利侵权诉讼因此被迫暂缓或调整上市计划的案例非常多。例如，赛特新材在IPO受理前遭遇松下电器提起的专利侵权诉讼，因而被终止IPO，虽然在加强内控后成功登陆科创板，但期间经历了专利无效、与松下电器达成和解等事件，使得IPO上市时间被延后。苏州敏芯在IPO问询阶段收到歌尔股份及其子公司的专利侵权诉讼，经过多轮问询层层深入后得以带诉上市。晶丰明源在IPO进程中遭受杭州矽力杰发起的专利侵权诉讼，隔日，上市委以公告发布后出现涉诉事件为由，取消审议晶丰明源发行上市申请。贵州白山云在IPO进程中收到网宿科技提起的专利侵权诉讼，由于应对不力，上市问询14个月后终止。上海拓璞于IPO上市前遭遇了迪菲厄（DufieuxSAS）发起的专利侵权诉讼，折戟科创板。成都纵横在IPO进程中被雄安远度起诉其专利侵权，后面诉讼双方展开无效鏖战，成都纵横及时、稳妥应对，专利侵权诉讼虽对IPO带来了一定影响，但最终顺利过会。从这些案例可见，专利侵权诉讼无疑是企业科创板上市的拦路虎，科创企业在着手IPO上市前一定要对自身重要产品/核心技术专利侵权风险有所了解，做好积极应对准备。

　　在调查专利侵权诉讼时，应当画出时间轴，标记上重要的时间节点。专利侵权诉讼可能经历一审、二审甚至再审，其时间周期较长，而且被诉侵权人往往会对涉案专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，使得专利侵权诉讼与专利无效交织在一起。同时，对于无效宣告决定，双方当事人都可以提出行政诉讼，这进一步拉长了相关专利纠纷的战线。因此，在专利侵权诉讼调查时要厘清各个争议焦点，从而得到真实、可靠的诉讼结果和相关影响。

　　单个专利侵权诉讼的调查还涉及对涉案专利法律信息的调查，侵权行为的调查，以及赔偿数额的调查。涉案专利的法律信息主要通过《专利登记簿副本》确定，包含当前申请人（专利权人）信息，法律状态（有效/无效），专利权或部分专利权是否被宣告无效，专利权的转移等信息。侵权行为的确定在于被诉人行为是否落入专利权的保护范围，且不属于法律规定的例外情形（比如，权利用尽，在先使用，临时过境，科学研究，行政审批）。在确定赔偿数额方面，可按照：权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；参照该专利许可使用费的倍数合理确定；符合惩罚性赔偿的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额；法定赔偿（三万元以上五百万元以下）。

　　3.2.5.1.6.　专利行政查处

　　对于专利侵权与被侵权问题，我国采取司法保护与行政保护相并行的专利保护制度。所谓司法保护，为提起专利侵权诉讼的方式，专利侵权诉讼处理结果权威，但是周期长；行政保护，主要为专利行政查处的方式，专利行政查处程序简便、处理快捷、运作高效、执法成本与费用也相对较低，近些年采用专利行政查处解决专利侵权问题占有较大比例。

　　故，在进行专利保护的调查时除了考察专利侵权诉讼外，还需要考察企业是否存在专利行政查处的情形，具体行政查处的事宜，相关结果及带来的影响。

　　专利行政查处，通常为专利权人针对涉嫌专利侵权的案件向当地知识产权局提出，由其根据具体案件情况作出行政处理决定，行政处理决定书将在当地知识产权局网站上公开。当然，专利行政查处的处理决定书并非终局性结果，涉嫌专利侵权案件的任一方当事人不服处理决定的，可向法院提起诉讼。

　　创业投资人在对目标企业进行调查时，需要调查目标企业是否涉及专利行政查处的情形，是作为专利行政查处案件的请求人抑或被请求人，行政查处涉及的具体案件，案件的处理情况及后续是否向法院提起诉讼等情形。

　　3.2.5.1.7.　专利无效

　　专利保护的调查需要对目标企业专利无效情况进行调查。专利无效的调查内容涉及专利是否被全部或部分无效，无效理由、证据的梳理，无效双方当事人、代理人的梳理，无效目的等。

　　专利被全部或部分无效表明专利权发生了实质性的变动，需要重新评价该专利的价值、地位。由于在专利局复审和无效审理部就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利局复审和无效审理部不予受理。因此，有必要对每次专利无效请求的理由和证据进行收集和梳理。通过对无效双方当事人、代理人的梳理可以更好的了解竞争对手和其法律服务团队，虽然不排除有一些无效宣告请求是借用他人名义发起的。对无效目的的调查分析，有利于当事人双方的谈判、和解。现实中，被控侵权人往往以原告的专利权应当被宣告无效作为抗辩理由对抗专利权人的侵权指控，专利局复审和无效审理部受理的无效宣告请求中有相当比例是侵权诉讼的被告提出的，因此其无效目的最主要是避免侵权诉讼败诉。尤其在科创板上市过程中，因专利侵权诉讼往往是阻止上市的重要手段，而提起涉诉专利无效请求则为有效的救济手段。例如，浙江科惠医疗器械股份有限公司（简称“科惠医疗”）专注于骨科植入材料研发与生产，其科创板IPO于2020年9月29日被受理。2021年1月6日，大博医疗科技股份有限公司（简称“大博医疗”）以科惠医疗侵犯其六项实用新型专利权纠纷为由，对科惠医疗提起诉讼。科惠医疗发起专利无效宣告请求，最终，大博医疗用来起诉的上述六件专利被专利局全部认定为无效，大博医疗不得不撤回起诉，此次大博医疗提起的专利侵权诉讼未对科惠医疗的IPO进程造成影响。

　　当然也有些专利并没有涉及侵权诉讼，也被请求无效，其目的可能在于竞争对手为产品自由实施扫平专利障碍。

　　此外，在对专利无效进行尽调时还要注意确认无效决定是否生效，即后续是否针对该无效决定提出行政诉讼，该行政诉讼的进展如何。

　　3.2.5.1.8.　假冒专利

　　对假冒专利的调查首先要了解假冒专利的行为有哪些，常见的假冒专利的行为，主要包括如下几种：

　　(1) 在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

　　(2) 销售第(1) 项所述产品；

　　(3) 在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

　　(4) 伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

　　针对假冒专利的调查，一方面是根据专利技术的申请号、专利名称等，仔细检索其法律状态，核实其权利保护范围，以确定该专利是否为假冒专利；另一方面，专利行政主管部门在查处假冒专利后，会公开假冒专利的案件，创业投资人在调查目标公司是否存在假冒专利的情形时，也可以在目标公司主要市场所在地的市场监督管理局或知识产权局官方网站上查询假冒专利的公开情况。

　　3.2.5.1.9.　专利权属状况

　　专利权属状况是专利尽职调查的重要组成部分，对于以不同方式取得的专利在专利权属调查上有不同的侧重点。

　　首先，对于目标公司是通过自主研发相关技术取得专利权的，须调查目标公

　　司专利权是否存在非职务发明方面的争议。鉴于不同国家和地区的职务发明制度有很大的差异，要根据特定地区的专利法来审核目标公司对员工的职务发明是否拥有专利权，重点审查目标公司与员工之间就发明归属是否有相关的书面约定，以及该书面约定是否符合相关的法律规定。

　　对于重要人员流动要进行跟踪调查，如发现企业员工在离职 1 年内申请与在职时工作任务有关的发明创造时，应及时进行专利权属的确认。

　　在科创板IPO进程中，专利权属状况是否明晰，是否属于职务发明为审核机构关注的重点。例如，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（简称“敏芯股份”）在科创板IPO进程中，审核机构在历次问询中都对其职务发明相关的专利纠纷表示了关切。

　　其次，对于目标公司是通过合作研发或委托研发相关技术及改进方案等并对其进行专利申请取得专利权的，需要调查

　　（1） 专利证书上的登记状况；

　　（2） 专利权属关系的实际情况，如是否涉及委托发明、合作发明，有无共有人等；

　　（3） 专利是否存在权利负担；

　　（4） 专利有无授予第三人许可使用；

　　（5） 是否有相关协议约定专利归属等。

　　对于拟科创板IPO上市的企业，合作研发协议中明确约定研发成果的归属，

　　也是审核机构重点审核关注的内容，如深圳英集芯科技股份有限公司（简称“英集芯”）在科创板IPO进程中，两度被审核机构提及有关技术合作开发纠纷的事项。在第一次问询文件中，审核机构要求英集芯结合《合作开发协议书》的签署时间、背景、主要内容、实际研发成果、归属约定及交付情况等，论证公司是否存在侵犯商业秘密的行为。在第二次问询文件中，审核机构又要求英集芯补充披露了相关协议的具体情况，案件的最新进展等。

　　再次，对于目标公司通过转让等方式继受取得专利，则需要注意审查该转让是否符合专利法的相关规定，以避免相同专利权人另外将其专利合法的转让给他人，导致目标公司无法有效的受让同一专利。而且，为了确定目标公司合法有效地受让特定专利权，创业投资人应该确认在目标公司受让该专利权之前，专利权人并未将同一专利权合法转让给他人，且目标公司受让的所有专利都是以书面方式，且已向专利部门登记，从而避免目标公司专利受让不生效的情形存在。

　　最后，对于目标公司是通过许可获得专利的使用权或者存在将其拥有的专利许可给他人使用的情形，开展尽职调查时需要注意审查以下内容：

　　（1） 专利进行许可或被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的；

　　（2） 专利许可或被许可使用的范围是如何约定的，包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等；

　　（3） 专利许可是否允许转许可或分许可；

　　（4） 许可或被许可的专利的使用期限；

　　（5） 许可或被许可的专利是否已经到期或即将到期；

　　（6） 专利的许可费用；

　　（7） 专利许可实施合同是否在国家知识产权局进行了备案登记；

　　（8） 专利许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款，或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

　　3.2.5.2.　调查方法

　　基于专利保护涉及面广，单一的调查方式难以获得理想的结果，需要从多个维度、不同层面依次展开调查，如下将着重从文件、人员、专利检索三个方面一一展开。

　　3.2.5.2.1.　文件调查

　　一、文件清单

　　1、专利权人或发明人提供的产品研发历程及研发记录

　　2、企业与核心研发人员之间签订的劳动合同、竞业协议

　　3、企业内部规章制度、保密措施等相关文件

　　4、研发人员与原单位之间签订的劳动合同、竞业协议

　　5、实用新型专利或外观设计专利的《专利权评价报告》

　　6、涉案专利的《无效宣告决定书》及中间文件

　　7、涉案专利的《复审决定书》及中间文件

　　8、涉诉专利或涉诉专利产品的裁判文书及中间文件

　　9、涉案专利侵权行政裁决书及中间文件

　　10、假冒专利裁决书及中间文件

　　11、专利代理机构或检索机构出具的FTO分析报告

　　12、委托开发/合作开发协议、专利许可协议/专利转让协议

　　如上文件，根据企业的不同情况，可以搜集全部，也可只搜集部分。如，目标企业仅有发明专利，不存在实用新型专利和/或外观设计专利时，则不需要出具《专利权评价报告》。又如，目标企业获得授权的专利未经历复审程序、无效程序、诉讼程序、专利侵权行政裁决程序、假冒专利行政裁决程序时，则无需出具相应的文件。针对FTO分析报告，包括产品从立项到上市前做过的一系列分析报告。

　　二、 利用相关文件展开调查

　　1、调查产品研发历程及研发记录

　　企业在研发过程中，伴随着技术的革新及产品的更新换代。一件专利技术的实施可能依赖于其他背景技术，可能存在配套技术，甚至在此基础上还存在改进技术。通过调查产品研发历程及研发记录，了解该项专利技术与其他技术之间的关系，以便于制定合理的投资策略。

　　首先，根据产品研发历程了解目标企业的技术脉络。

　　产品研发历程清楚地反映了目标企业的产品从无到有的过程。通过了解产品研发历程，明确一项专利技术是否依赖于背景技术，如果该项专利技术是在其他专利或者技术秘密（称为“背景技术”）的基础上改进获得的，那么在实施该项专利时，可能需要背景技术权利人的许可，才能消除法律上的侵权障碍，显然该项专利的价值受到极大的限制。若创业投资人考虑购买该项专利技术，则需进一步调查该背景技术是否也为该项专利的权利人，考虑一并受让该背景技术或者签署价格合理的永久许可协议。

　　此外，通过了解产品研发历程，还需明确专利权人对该项专利技术是否进行了技术改进。如果专利权人对该项专利技术作了诸多改进，又申请了独立的专利或者作为技术秘密加以保护，那么在创业投资时，就应当要求专利权人披露这些改进技术的基本信息，防止专利权人以这些改进技术的知识产权来压制创业投资人。在专利权人披露这些改进技术的基本信息后，此时，创业投资人应进一步评估改进技术是否值得购买，如果不购买，缺乏改进技术是否会导致产品的制造无法达到最佳效果。

　　另外，通过了解产品研发历程，还需明确该项专利技术是否存在配套技术。某一件专利或者技术秘密，既不是目标专利的背景技术，也不是目标专利的改进技术，但仍然可能是协助目标专利发挥最佳效果的配套技术。如果这些配套技术不能一并取得，将显著降低目标专利的技术价值和商业价值。如果该项专利技术存在配套技术，创业投资人应进一步调查该配套技术是否属于目标专利的权利人，可考虑一并受让该背景技术或者签署价格合理的永久许可协议。

　　其次，根据产品研发历程了解目标企业的技术实力。

　　如果专利权人具有强大的研究开发能力和技术支持能力，不仅可以持续改进专利，使专利产品一直处于有利的竞争地位，而且可以有序开展专利产业化的工作，使纸上的专利技术落实到现实的生产经营中。

　　2、 调查核心研发人员与本企业及原单位签订的劳动合同、竞业协议

　　研发人员为科技企业的核心竞争力。若研发人员存在技术泄密，很可能使得本企业长期的投入付诸东流。而核心研发人员出现人员流动，很可能对本企业的研发工作造成重大影响，甚至带来毁灭性打击。

　　通过调查核心研发人员与本企业签订的劳动合同、竞业协议，预估目标专利稳定性及侵权的风险。调查核心研发人员与本企业签订的劳动合同，了解是否存在保密条款及泄密后法律责任如何分配，预估核心研发人员泄密的可能性及对目标专利稳定性的影响。另外，竞业协议可有效阻止核心研发人员在较短时间内快速进入竞争对手企业，防止专利侵权的产生，将核心研发人员的流动对本企业研发工作的影响降至最低。

　　通过调查核心研发人员与原单位签订的劳动合同、竞业协议，预估目标专利技术侵犯原单位商业秘密的风险。商业秘密作为知识产权的一种形式，具有保密性。核心研发人员在与原单位签订保密协议，竞业协议的情形下，在较短时间内进入本企业，存在核心研发人员将在原单位的研发成果申请专利的可能，可能侵犯到原单位的商业秘密，影响到目标专利技术的自由实施。

　　3、调查企业内部规章制度、保密措施等相关文件

　　企业通过制定一系列规章制度和保密措施，以避免研发成果泄露给竞争对手。企业的研发成果可以考虑通过申请专利获得保护，也可以通过技术秘密的形式予以保护。企业内部出现泄密，一方面，原技术秘密不再具有秘密性；另一方面，技术泄密将可能使得专利技术丧失新颖性、创造性，专利能否获得授权将成为未知数，即使获得授权，专利的稳定性也将面临极大的挑战。

　　通过对企业制定的规章制度和保密措施进行调查，了解企业知识产权管理是否完善，预估目标专利稳定性的强弱及在未来出现侵权风险的大小。

　　4、调查实用新型专利或外观设计专利的《专利权评价报告》

　　实用新型专利和外观设计专利不经过实质审查，即获得授权。因此，实用新型专利和外观设计专利相对于发明专利，专利的稳定性较弱，被无效的可能性较大。若目标专利为实用新型专利或外观设计专利，创业投资人应要求专利权人提交目标专利的《专利权评价报告》。通过对《专利权评价报告》的分析，了解目标专利是否存在新颖性、创造性问题，是否满足授权的实质性要件。若《专利权评价报告》显示，该目标专利不满足授权的实质要件，该目标专利在将来面临着被无效的风险。

　　5、 调查涉案专利的《无效宣告决定书》及中间文件

　　通过调查涉案专利无效程序的中间文件，了解涉案专利的无效请求人，涉案专利所处状态，无效程序中争议焦点，预告被无效的可能性。而通过《无效宣告决定书》，可以直观了解涉案专利为维持专利权有效、部分无效还是全部无效。若涉案专利维持专利权有效，该专利稳定性较高，但不排除未来被无效的可能；若涉案专利为部分无效，则该专利的保护范围可能较小，不利于创业投资人在未来实施及占有市场份额；若涉案专利为全部无效，则该专利自始无效，成为现有技术。当然，全部无效的专利可提起行政诉讼进行救济，但该专利的稳定性相对较弱，存在维持全部无效的可能。

　　6、 调查涉案专利的《复审决定书》及中间文件

　　通过调查涉案专利复审程序的中间文件，了解涉案专利所处状态，预估专利被驳回或授权的可能性。而通过涉案专利的《复审决定书》，可以直观了解涉案专利为授权或被驳回状态。被驳回的专利，一旦公开，成为现有技术，进入公有领域。若经过复审程序，涉案专利被授权，该专利的稳定性相对较好。

　　另外，通过分析《复审决定书》，了解涉案专利是否存在修改权利要求书的情形，是否放弃过部分技术方案，了解授权专利保护范围的大小。

　　7、调查涉诉专利或涉诉专利产品的裁判文书及中间文件

　　对于已经获得授权的专利，可能存在第三人请求确认其为此项专利权的所有人；也可能存在第三人指控专利产品侵犯其专利权等在先权利，抑或存在其他企业的产品侵犯了已经获得的专利权。

　　通过调查涉诉专利或涉诉专利产品的裁判文书及中间文件，辨别涉诉的类型，是存在专利权属争议、专利产品存在侵犯他人专利权或在先权利的情形，抑或是他人产品侵犯我方专利权。

　　另外，通过调查法院或仲裁委员会的文书，确定诉讼人和被诉讼人情况，查阅争议双方提交的文件，实时掌握诉讼进行阶段和诉讼结果。

　　8、调查涉案专利侵权行政裁决书、假冒专利裁决书及中间文件

　　通过调查涉案专利侵权行政裁决书、假冒专利裁决书，了解是否存在侵犯涉案专利权、假冒专利的情形。另外，通过对各类裁判文书、行政裁决书展开调查，了解目标企业存在专利纠纷的情况。

　　9、调查专利代理机构或检索机构出具的FTO分析报告

　　专利权是一种阻止别人使用其专利的权利，而不是一种自由任意使用的权利。即，专利权人拥有某项技术的专利权，不代表其能自由地、不受限制地使用该技术，其技术仍有可能落入其他专利的保护范围。

　　通过调查FTO 分析报告，了解目标企业正在研发或生产的产品是否侵犯他人的中国专利权，是否侵犯他人的外国专利权；如果存在侵权风险能否进行规避设计，如何规避专利侵权风险地域和风险市场，如何发起导致他人专利无效的申请或诉讼，如何防范他人宣告目标企业专利无效。

　　10、调查委托开发/合作开发协议、专利许可协议/专利转让协议

　　若目标企业针对某项专利技术并非独立自主研发，而是采用委托开发、合作开发、专利许可或者专利转让的方式，则需要针对专利权的权属情况展开一系列的调查工作。

　　第一、针对委托开发/合作开发方式

　　目标企业通过委托开发或者合作开发取得专利申请权或专利权的，需要对委托开发协议、合作开发协议、权利归属相关条款或者协议等内容进行审查。具体如下：

　　（1）专利权归属情况，是双方或多方共有，还是一方享有；

　　（2）其他共有人是否实际使用；

　　（3）共有人有无使用限制，如针对特定区域、特定业务存在限制条款；

　　（4）是否存在收益分配协议或者类似条款；

　　（5）有无二次开发约定；

　　（6）是否限制许可第三方使用；

　　（7）合作或受托主体名称/姓名，如为自然人，需进一步调查其任职单位及职务，其任职单位是否知悉并认可相关情况，是否出具书面文件等。

　　第二、针对专利许可方式

　　目标企业通过许可获得专利的使用权或者存在将其拥有的专利权许可他人使用的情形时，需要围绕专利许可协议进行如下内容的调查：

　　（1）专利进行许可或者被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的；

　　（2）专利许可或者被许可使用的范围是如何约定的，包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等；

　　（3）专利许可是否允许转许可或分许可；

　　（4）许可或者被许可的专利的使用期限；

　　（5）许可或者被许可的专利是否已经到期或者即将到期；

　　（6）专利的许可费用；

　　（7）专利许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款，或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

　　第三、针对专利转让方式

　　目标企业通过转让方式继受取得专利权的，则需要针对专利转让协议审查如下内容：

　　（1） 专利权转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法；

　　（2） 专利转让前是否已许可他人使用，以何种方式许可他人使用等。

　　（3） 转让价格、定价依据、款项支付情况；

　　（4） 所转让的专利是否已经到期或者即将到期；

　　（5） 是否存在终止/限制专利转让的条款。

　　3.2.5.2.2.　人员调查

　　人员调查的目的，在于了解目标专利技术是否可能存在侵犯其他企业商业秘密的情形，是否存在替代技术，该技术是否为成熟的专利技术，该技术在所在行业的垄断程度，该技术的实施成本问题等情形。

　　首先，了解核心研发人员的工作经历。

　　通过调查核心研发人员的工作经历，了解其与原单位之间签署劳动合同、保密协议、竞业协议的情况，预估专利技术是否可能存在侵犯他人商业秘密的风险，是否对专利技术的自由实施产生影响。调查核心研发人员加入目标企业的时间是否在一年内，在该一年内目标企业有没有将该核心研发人员作为发明人申请专利的情况，来判断是否存在潜在的专利权权属纠纷。

　　其次，通过与核心研发人员沟通，了解目标专利技术是否为成熟的技术，是否存在替代技术。

　　专利可能不是成熟的科技成果，不能满足产业化的需要。有的专利技术仅仅是一个可能实现的技术方案，从技术方案到产品制造往往相距甚远，如果再到大规模生产，距离就更远了，中间还要经过一系列工业性的开发实验等。因此，创业投资人应当评估专利技术是否具有成熟性，是否可以直接或比较容易进行市场应用。

　　在确定目标专利技术为成熟的技术后，还需进一步调查该专利技术是否存在替代技术。替代技术的出现，会影响到目标专利技术的市场份额，甚至会完全替代目标专利技术。若出现此情形，目标专利的价值微乎其微，是否对该目标专利进行投资需要重新考虑。

　　再次，通过与发明人沟通，了解发明人是否支持专利的实施。

　　表明上看，发明人似乎与专利的交易没有什么关系，实则不然。因为没有发明人的技术支持，有些专利即使买回来也无法实施，或者无法克服一些技术问题。因此，如果发明人积极参与专利的交易，支持专利的实施，对于后续专利利用意义重大。

　　3.2.5.2.3.　专利检索

　　1、通过中国专利公布公告网站进行专利检索。

　　通过中国专利公布公告网站（https://www.cnipa.gov.cn/col/col1510/index.html）可检索到目标专利及其他已公开的专利。检查分析目标专利是否欠缺授权的实质条件，从而评估专利是否可能获得授权，或者在将来是否存在被宣告无效的可能。另外，调查分析申请文件是否存在瑕疵，比如保护范围过大或过小的问题，保护范围过大，可能落入现有技术范畴，很容易被无效；保护范围过小，影响到该技术在市场上的占有份额。并且，保护范围过小，易于被回避，专利价值较小。

　　通过检索己方专利，对比竞争对手产品技术特征是否落入己方专利权利要求的保护范围之内，或检索竞争对手专利，对比己方产品技术特征是否落入竞争对手专利权利要求的保护，预估是否存在侵权的风险。

　　2、通过中国及多国专利审查信息查询网站检索审查信息。

　　通过中国及多国专利审查信息查询网（https://tysf.cponline.cnipa.gov.cn/am/#/user/login）可检索到与目标专利相关的审查信息，检查目标专利所处法律状态，专利法律状态的审查主要包括：专利在申请、公告、授权、复审、无效等各环节中的相关情况；专利有效状态、剩余保护期限、缴费情况等；目标专利权利要求是否经过修改，专利权人是否放弃过部分技术方案，专利权人是否对保护范围做过限缩性解释等，以确定目标专利保护范围的大小。

　　3、通过国知局专利检索及分析系统进行目标专利稳定性及自由实施度的分析。

　　通过国知局专利检索及分析系统（http://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventional Search）进行现有技术检索，判断专利技术是否属于现有技术，判断专利技术是否存在新颖性、创造性问题，影响到专利的稳定性。另外，目标专利技术的实施是否侵犯在先的他人专利，从而影响到专利技术的自由实施。

　　4、通过其他国家的专利局官网进行涉外专利的检索。

　　通过美国专利局官网（https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/landing.html）、欧洲专利局官网（https://www.epo.org）、日本专利局官网（https://www.jpo.go.jp/）、韩国专利局官网（eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp）等进行涉外专利的检索，调查目标专利是否存在同族专利，同族专利所处状态，相关专利是否在目标市场有效，调查专利组合有关情况。

　　5、通过复审、无效审查信息查询目标专利复审、无效所处阶段。

　　通过复审、无效审查信息系统（cpquery.cnipa.gov.cn）查询目标专利在复审、无效程序所处状态，预估被授权、驳回或被无效的可能性。

　　3.2.5.2.4.　其他方法

　　1、 根据专利权人的官网，了解专利权人的技术能力，能否实现专利的产业化。

　　2、 通过“中国裁判文书网”、“中国知识产权裁判文书网”查询验证专利权人与专利相关的涉诉情况。

　　3、 通过地方法院诉讼服务网，如上海法院诉讼服务网（网址：https://www.hshfy.sh.cn/）等调查专利权人的涉诉情况。

　　4、 通过其他社会查询平台，如天眼查等调查专利权人的其他涉诉情况。

　　3.2.6.　专利管理的调查

　　为了维护专利或专利申请的有效性，避免专利失效或无法有效对抗他人的侵害，需要确认目标公司已经对其专利进行适当的管理和保护，包括对专利期限进行监控，按时缴纳专利费用，对专利发明人或设计人进行了奖励和/或支付了报酬，以及专利标识是否规范，专利档案是否齐全等。

　　调查的方法一般包括对相关文件的调查，对负责人员的调查、专利检索等方法。

　　3.2.6.1.　调查内容

　　3.2.6.1.1.　专利期限的监控和费用的缴纳

　　管理专利期限监控和专利费用缴纳的目的是使得需要维持有效的专利和专利申请权得以维护。

　　在专利的整个生命周期，都存在期限，专利类型不同，专利期限也不同。有效地对专利期限进行监控，及时地完成专利费用的缴纳，才能保证专利申请正常进行，专利权维持有效。

　　以中国为例，专利制度将专利分为三个类型：发明、实用新型和外观设计。如果获得授权，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。在这整个周期中，不同类型的专利有各类期限需要监控，有各类专利费用需要缴纳。

　　中国发明专利

　　中国发明专利一般经过申请、初审、公布、实质审查、授权等阶段，授权时间可能需要2-3年，然后是长达20年的年费阶段。

　　中国发明专利在其生命周期中需要监控的期限有：

　　申请阶段：一般监控专利申请的提交时间和费用的按时足额缴纳。其中，

　　对于初次申请在中国的专利申请，需要监控的期限是需要在专利技术公开之前及时地递交专利申请，以避免专利丧失新颖性。这需要和公司其他部门协调好时间。

　　对于初次申请在国外，即基于国外优先权的中国专利申请，则需要注意监控是否在有效的优先权期限内递交专利申请。

　　对于通过巴黎公约在中国递交的基于国外优先权的申请，需要在国外优先权日起的12个月内完成专利申请递交。

　　对于通过专利合作条约PCT进入中国国家阶段的专利申请则需要在国外优先权日起的30个月完成专利申请的递交，并完成专利费用的缴纳。

　　除了PCT进入中国国家阶段的专利申请，专利申请递交后会收到国家知识产权局发出的缴费通知书，需要按照通知书，监控缴费期限，并及时、足额地缴纳专利费用以维持专利申请有效。申请阶段的缴费一般包括申请费，印刷费，如果有优先权，还需要按照优先权的数量足额及时地缴费。

　　初审阶段：在国家知识产权局对专利申请进行初步审查的过程中，如果发现问题，会发出补正通知书。此时需要对补正通知书的答复期限，即发文日起15天加两个月，进行监控，并及时完成补正。

　　公布阶段：经过初步审查符合专利法相关要求的，专利申请日起18个月，专利申请文件将公布，专利申请将获得临时保护。

　　审查阶段：自申请日或者优先权日起三年内，申请人需要对专利申请提出实质审查的请求，并缴纳专利实质审查的费用。在这个阶段需要注意主动修改的期限，是提出实质审查请求之时，或者收到进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。在审查阶段，申请人将收到审查意见通知书，对于第一次审查意见通知书，答复期限是审查意见发文日起15天加上4个月，对于后续审查意见通知书，答复期限是审查意见发文日起15天加上2个月。及时监控这些期限，并按时完成答复工作，以便能保证专利申请的正常进行。

　　授权阶段：专利申请通过实质审查，可能收到授权通知书或者驳回通知书。

　　授权通知书通常和办理登记手续通知书一起收到，这时候需要监控办理授权登记手续的期限，并在期限前完成专利授权费用，包括印花税和当年年费的缴纳。

　　如果收到的是驳回通知，那么在驳回通知发文日起的15天加3个月内，申请人可以选择提出复审请求，并缴纳复审费用。申请人也可以选择不提出复审，那么该专利申请就到此结束了。

　　这个阶段还有分案申请的期限，即在驳回通知或者授权通知发文日起15天加2个月内，可以就专利申请提出分案申请。申请人也可以不提出分案申请。

　　年费阶段：对于获得授权的专利，如果需要维持专利有效，则需要监控每年的年费缴纳期限，并按时完成年费的缴纳。

　　以上是中国发明专利从申请到授权和年费阶段的主要需要监控的期限和需要缴纳的费用。

　　对于一些专利和专利申请还可能进入复审程序和/或无效程序。

　　复审程序：对于被驳回的专利申请，如果申请人选择进行复审，专利申请进入复审程序。在复审阶段会收到来自国家知识产权局复审及无效审理部发出的复审通知书，需要按照答复期限进行期限的监控。

　　无效程序：对于已经获得授权的专利，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。如果专利被他人提出无效，进入无效程序，那么还需要监控无效程序中收到的通知书的答复期限，以及在收到口头审理通知书后，监控参加口头审理的期限等。

　　以上中国发明专利申请的各个阶段或程序中，所涉及缴纳的费用的具体名称和金额，可以参见国家知识产权局官网https://www.cnipa.gov.cn/。同样的，如果需要核实专利费用缴纳的状态，是查询国家知识产权局的记录，以确认专利费用是否被及时缴纳。

　　中国实用新型和中国外观设计专利与中国发明专利相比，不需要经过公布阶段和审查阶段，经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。因此，可以参考上述中国发明专利除了公布阶段和审查阶段之外其他阶段和程序中期限的监控以及费用的缴纳事项。

　　中国境外的专利由于各国/地区专利法律制度和条约的不同，和我国专利制度有相同或相似之处，也有不同之处。如果被调查的公司有境外专利的，则境外专利的期限监控和费用缴纳的管理，需要根据各国/地区的制度来进行。在此暂不展开。

　　因此，在调查目标公司是否对专利期限进行了有效的专利期限监控和费用缴纳时，可以针对上述内容进行核查。

　　3.2.6.1.2.　发明人或设计人的奖励报酬

　　为了鼓励职务发明创造，中国专利法及实施细则规定了对职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬制度。该制度与目标公司创新机制，运营成本，专利实施，委托研发等问题密切相关，近年来也有不少企业遇到了这方面的纠纷。

　　有必要调查目标公司在发明人或设计人的奖励报酬的管理情况，以便及时发现问题和风险。

　　中国专利法对于发明人或设计人的奖励报酬规定如下：

　　“专利法