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单位基于专利的维权行为获得的损害赔偿款,扣除必要的维权成本及支出后,应给予职务发明人合理的报酬

————曾某某与东莞怡信磁碟有限公司、王某某等职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案

裁判规则

  在职务发明创造发....(您当前的权限无法查看该内容)

 

正文


曾某某与东莞怡信磁碟有限公司、王某某等职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案


  
最高人民法院民事判决书


  
(2019)最高法知民终230号


  上诉人(原审被告):东莞怡信磁碟有限公司。住所地:广东省东莞市樟木头镇樟洋村富达工业区。

  法定代表人:许某某,该公司总经理。

  委托诉讼代理人:蒋文,上海新松律师事务所律师。

  委托诉讼代理人:张鎏,上海新松律师事务所律师。

  被上诉人(原审原告):曾某某,男,1972年11月24日出生,汉族,住江西省南昌市西湖区。

  委托诉讼代理人:李道龙,广东泰旭律师事务所律师。

  委托诉讼代理人:许发,广东泰旭律师事务所律师。

  原审第三人:王某某,男,1959年12月10日出生,汉族,住陕西省西安市莲湖区。

  委托诉讼代理人:王元威,广东尚宽(广州)律师事务所律师。

  原审第三人:许某某,男,1964年3月14日出生,香港特别行政区居民,住香港特别行政区。

  委托诉讼代理人:王元威,广东尚宽(广州)律师事务所律师。

  上诉人东莞怡信磁碟有限公司(以下简称怡信公司)因与被上诉人曾某某、原审第三人许某某、王某某职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案,不服广州知识产权法院于2019年5月21日作出的(2017)粤73民初3581号民事判决,向本院提起上诉。本院于2019年7月22日立案后,依法组成合议庭,并于2019年12月18日公开开庭审理了本案,上诉人怡信公司的委托诉讼代理人蒋文、被上诉人曾某某的委托诉讼代理人许发、原审第三人许某某、王某某的委托诉讼代理人王元威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  怡信公司上诉请求:撤销原审判决,依法改判不支持曾某某全部诉讼请求。事实和理由:

  (一)原审法院认定的基本事实有误。1.怡信公司未实施专利号为ZL200720051806.9、名称为“便携可充式喷液瓶”的实用新型专利(以下简称涉案专利),原审法院认定涉案专利已实施有误。依涉案专利技术生产的产品打样后即被发现存在漏液现象,从商业的角度考虑,怡信公司不可能去实施一个技术落后、不产生任何经济效益反而会亏损的技术方案。怡信公司在涉案专利申请后的三年内,不断改进技术,并于2010年才基本开发出具备实施可能的产品,怡信公司的维权案件也是集中于此时开始,怡信公司以涉案专利诉他人侵权案件中陈述实施过涉案专利,系出于诉讼策略的考虑。怡信公司在原审法院中提交的专利号为ZL200820206225.2、名称为“改进型便携可充式喷液瓶”(以下简称2008年专利)以及专利号为ZL201120522423.1、名称为“一种可充式喷液瓶”(以下简称2011年专利)的实用新型专利文件、专利技术改进对比图等证据是为了推翻对己方不利的陈述,并不存在违背诚实信用、滥用诉讼权利的行为。反观曾某某,其捏造怡信公司已付原审第三人王某某1000000元的事实,有违诚信。2.曾某某在其起诉时自认其入职时间为2006年11月,而原审法院认定入职时间是2006年6月,存在错误。2006年6月-11月期间,曾某某在怡信公司的关联公司工作,两公司均为独立的法人,并不存在集团公司的内部调动情形。3.经过怡信公司自行统计,以涉案专利诉他人侵权而获得的赔偿额仅有885000元,而非原审法院认定的1125000元。原审法院未考虑判决胜诉后怡信公司经过强制执行程序实际拿到的数额仅有376784元,并且忽略怡信公司在侵权诉讼中必然会产生维权成本,其中包括律师费499719元、公证费、诉讼费和差旅费等合计176274元,怡信公司因维权最终并未获利反而净投入299209元的事实。

  (二)原审法院在酌定职务发明创造发明人报酬(以下简称职务发明报酬)时考量的事实有误并有遗漏。1.原审法院认定涉案职务发明报酬应分成三等份有误。涉案专利系在2004年以色列人提供的专利技术方案的基础上进行的研发,该技术对涉案专利起最主要作用。曾某某于2008年9月1日才开始转入研发课部门任副经理,而涉案专利于2007年5月23日才申请,故曾某某不具备对涉案专利作出贡献的技术能力。2.原审法院不应将怡信公司以涉案专利提起的侵权诉讼赔偿额作为衡量报酬的依据。怡信公司付出了巨大的维权成本,判决赔偿的数额仅为应收款,怡信公司实际收到的款项扣除维权成本为负数,怡信公司以涉案专利维权是为了打击造假行为、制止侵权行为,而非通过维权获得收益。

  (三)原审法院适用法律错误。1.关于诉讼时效。曾某某关于职务发明报酬请求权的起算点应以每公历年的12月31日起算。根据《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)的规定,曾某某最晚于当年12月31日就应当知道其权利受到侵害,因此其主张的职务发明报酬请求权的诉讼时效也应以每公历年的12月31日为界进行计算。本案应适用《中华人民共和国民法总则》(以下简称民法总则)实施前的诉讼时效,即适用两年时效期的规定,而非三年。综上,即使本案支持曾某某获得报酬,其可获得报酬的期限也应为2015年1月1日至2017年5月23日。2.原审法院对专利法实施细则七十六条、第七十八条规定的“实施”理解有误。此处的实施应为实际投放市场。原审法院仅因怡信公司以涉案专利提起侵权诉讼等认定怡信公司存在实施行为,明显与事实不符,也不符合专利法的立法精神。怡信公司不存在“实施”行为,也就不存在取得利润或经济效益等,故不应支付职务发明报酬。

  曾某某辩称:原审法院认定事实清楚,适用法律正确,怡信公司的上诉请求没有事实和法律依据。1.原审法院认定涉案专利获得判决支持的侵权赔偿数额合计1125000元正确。根据怡信公司二审提交的针对涉案专利维权的裁判文书,经统计赔偿金额达到1585000元,怡信公司并无证据证明其关于侵权诉讼中维权成本高及执行款不到位,且原审法院酌定职务发明报酬200000元已经远低于实施涉案专利给怡信公司带来的经济效益;2.涉案专利已经实施。怡信公司在专利维权诉讼中主张涉案专利实施,而且侵权诉讼中也存在侵权产品,说明涉案专利可以实施并已投入市场;3.涉案专利文件中已经记载曾某某为发明人,怡信公司主张曾某某不具备技术能力,没有充分证据证实。原审法院据以酌定职务发明报酬数额的方式彰显公平原则,符合法律规定;4.涉案专利于2017年5月23日期限届满,依据专利法实施细则七十六条、第七十八条规定,曾某某请求怡信公司支付一次性职务发明报酬的诉讼时效应当从2017年5月23日起计算,曾某某于2017年10月11日向原审法院提起诉讼未超过诉讼时效。

  原审第三人王某某、许某某述称:原审法院酌定怡信公司给付职务发明报酬缺乏事实依据,请求改判驳回曾某某的诉讼请求。(一)涉案专利不具备可实施性,无法确定是否产生营业利润,原审法院依据怡信公司提起的侵权诉讼认定涉案专利已经实施,但是涉案专利存在漏液的技术缺陷,不具备可实施性。在两位原审第三人的努力下进行一系列后续发明直到2011年才得以批量生产出2011年专利产品。因涉案专利并未实施,也不可能获利,怡信公司不应支付曾某某职务发明报酬;(二)曾某某虽然挂名涉案专利的发明人,但是未起到实际作用。涉案专利的主要技术构思都是由两位原审第三人提出,曾某某只是负责项目跟进,并未做出技术贡献。(三)原审法院依据怡信公司以涉案专利维权获得法院判决赔偿数额认定其获利,但维权赔偿数额不等于专利实施效益,原审法院也没有考虑到怡信公司的维权成本。(四)原审法院考虑到涉案专利有三位发明人但是没有考虑到三人并非同等作用。曾某某入职时两位原审第三人已进行技术实验,涉案专利得到授权后曾某某即离职,曾某某在涉案专利中起到的是最轻微的辅助作用。

  曾某某向原审法院提起诉讼,原审法院于2017年10月11日立案受理,曾某某向原审法院起诉请求:1.判令怡信公司向曾某某支付职务发明报酬1000000元;2.本案诉讼费用全部由怡信公司负担。事实和理由:曾某某于2006年11月进入怡信公司工作,担任工程部副经理,工作内容为参加技术研发项目、技术开发等。任职期间,曾某某作为怡信公司技术研发项目的负责人,完成多项研发任务,其中曾某某主持的涉案专利由怡信公司申请并获得授权。怡信公司凭借该专利成功转型,并通过其法定代表人许某某实际控制的东莞真丽思商贸有限公司(以下简称东莞真丽思公司)及真丽思国际有限公司(以下简称真丽思公司)销售相关专利产品获取巨额利益。怡信公司在获得涉案专利授权后,未向曾某某支付过任何奖励和报酬,严重侵犯了曾某某的合法权益,曾某某因此提起本案诉讼。

  怡信公司原审辩称:1.曾某某在涉案专利技术方案的提出、开发、完成过程中仅起辅助、次要作用。原审第三人许某某和王某某在曾某某入职怡信公司前已在研究涉案专利的技术方案,曾某某入职怡信公司后并未从事研发工作,对涉案专利的构思和提案未起作用,技术研发工作实际是由许某某和王某某负责;2.涉案专利仅系怡信公司对便携可充液式瓶体不断研发过程中的一次实验,因涉案专利技术的排气结构不合理导致样品产生漏液现象,技术上存在重大缺陷导致涉案专利从未实施,怡信公司以涉案专利为权利基础起诉他人侵权的诉讼中关于该专利已实施的陈述,仅系出于便于诉讼的目的;3.东莞真丽思公司、真丽思公司与怡信公司系完全独立的法人,怡信公司并未通过上述两公司销售涉案专利产品而获得利润;4.本案已过诉讼时效。本案为报酬请求权纠纷,若从曾某某离职之日起算,其请求的两年诉讼时效应于2010年10月25日届满;若从曾某某发现其权利被侵害之日即2013年10月21日起算,诉讼时效应于2015年10月21日届满;按专利法实施细则的规定,职务发明报酬系按年支付,属于分段式报酬请求权,应从曾某某主张权利之日即怡信公司2017年9月26日答辩之日向前推算两年,因涉案专利于2017年5月23日失效,故曾某某未丧失请求权的期间为2015年9月26日至2017年5月23日。5.怡信公司在其他案件中为便于诉讼所作的陈述,不构成本案的自认,曾某某仍应承担与其主张相应的举证责任。

  王某某原审述称:涉案专利的设计和研发是由王某某、许某某起主要作用,包括曾某某在内的其他参与人员均起辅助和协调作用。涉案专利自授权后并未实际投入生产实施,王某某从未因该专利的实施获得任何报酬和奖励。

  许某某原审述称:涉案专利的技术构思和设计主要是王某某、许某某完成,其是在以色列人提供的2004年专利技术方案的基础上研发和改进而来;曾某某在怡信公司中任工程部部长,负责项目跟进和工作协调,怡信公司出于方便曾某某职务晋升、职业发展和工作激励的考虑才将曾某某列为涉案专利的发明人之一。涉案专利授权后在实际制作样品过程中发现存在技术缺陷,样品存在漏液现象,故涉案专利无法实施。

  原审法院认定事实:2007年5月23日,怡信公司向国家知识产权局申请了涉案专利,并于2008年5月7日获得授权。涉案专利证书记载的发明人为许某某、曾某某、王某某,专利权人为怡信公司,涉案专利权的期限于2017年5月23日届满。

  涉案专利权利要求书记载有9项权利要求:1.一种便携可充式喷液瓶,包括喷头组件、内瓶和外壳,喷头组件安装于内瓶上部,其特征在于:于所述的内瓶底部设有充液结构,所述的充液结构包括内瓶底部的充液口、安装在充液口的顶杆、顶杆回位结构以及密封结构;所述的顶杆设有充液管道;所述内瓶上还设有排气结构。2.根据权利要求1所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:充液管道的出口位于顶杆的侧方并与充液口相通;顶杆的顶端形成一限位块,所述的限位块上设有第一密封圈。3.根据权利要求1所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:所述的排气结构为设置于内瓶上部的顶部排气槽。4.根据权利要求1或3所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:所述的排气结构包括设置于内瓶底部的排气孔及与排气孔接通并延伸至内瓶顶部的导气管,即上方空气通过导气管由底部的排气孔排出。5.根据权利要求1所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:所述的密封结构包括安装于顶杆的限位块的第一密封圈和位于顶杆充液管道出口下方的第二密封圈。6.根据权利要求5所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:所述的内瓶底部的充液口上部呈V形,对应地,所述第一密封圈为V形密封圈。7.根据权利要求1或5所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:于所述充液口内设置第一台阶面,第二密封圈及密封垫片位于第一台阶面下方,所述的顶杆回位结构包括套于顶杆的弹簧,且弹簧卡位于密封垫片及顶杆下部之间,呈压缩状态。8.根据权利要求1所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:所述的喷头组件与内瓶通过倒扣结构连接。9.根据权利要求1所述的便携可充式喷液瓶,其特征在于:于所述外壳上开设有用于观察内瓶内液体余量的视窗。根据国家知识产权局于2010年9月9日对涉案专利作出的实用新型专利检索报告,检索结论认为权利要求1-9具有新颖性,权利要求4-8具有创造性,权利要求1-3、9无创造性。
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