部门法研究
文章编号：　1001-2397（2019）04-0077-13



摘要：网络没有改变商标共存的制度基础，商标可以在网络中合法共存。对约定的商标共存和非约定的商标共存应区别适用禁止混淆原则。在非约定的商标共存中，市场的隔离应该是双向的。宜将界定在先使用的时间点从注册商标申请日推迟到初步审定公告日。仅注册域名不构成在先使用。网络商标在先使用人的市场疆域不覆盖整个互联网，其“原使用范围”可借助网络平台和产品来限定。网络中的商标在先使用范围不延及线下市场，在先使用人在线下的商标使用应限于为完成线上交易。
关键词：商标共存；混淆可能性；先用权；原使用范围；互联网
中图分类号：　DF523.3　文献标志码：　A
　　DOI：10.3969/j.issn.1001-2397.2019.04.06　开放科学（资源服务）标识码（OSID）：　
　　2018年秋冬时节，苏州稻香村和北京稻香村围绕“稻香村”商标分别发生在苏州[1]和北京[2]的两起判决结果截然相反的诉讼引起了公众的广泛关注。两个公司各自拥有“稻香村”字号，并在相似的产品上拥有“稻香村”商标，多年来纷争不断。苏州稻香村与北京稻香村之间的纠纷绝不仅仅是个案，而是代表了一个类型，即商标共存纠纷。如何让这类公司之间形成相对稳定的市场划分和市场共存[3]，既是相关法院所致力的目标，也是学界近年讨论颇多的一个议题[4]。虽然我国的行政和司法实践多次肯定过商标共存，但是我国的商标共存规则仍存在值得推敲之处。另外，学界对于网络中的商标共存规则尚乏研究。建立在物理环境中的商标共存规则是否可被适用于没有边界的网络世界？如果可以，应如何适用？商标共存对商标共存人线上和线下的经营有何影响？这些问题都亟待回答。本文拟在对我国商标共存现象进行梳理的基础上，参考其他国家和地区相关的立法和司法经验，回答上述问题，探寻数字网络环境下公正合理的商标共存规则。
一、商标共存的基本规则
　　商标共存是指在同一个法域中，两个或者多个企业在相同或者类似的商品[5]上合法地持有和使用相同或者近似的商标［1］。共存的标识包括商标以及与商标功能相似的其他商业标识，如商号、域名等[6]。导致商标共存的原因多种多样。分隔的市场、企业经营的扩张、授权渠道的多元化、商标审查的主观性，甚至消费习惯的改变，都有可能造成商标共存。从商标共存人的主观状态来看，既有主动的商标共存，即约定的商标共存；也有被动的商标共存，即非约定的商标共存。前者如在后注册商标申请人提交商标共存协议获得注册，从而与在先注册商标共存。这种现象近年来有日益增多的趋势，仅2016年司法驳回商标评审委员会的复议决定的案件中涉商标共存协议的就有80多件［2］。后者如在先未注册商标使用人与在后注册商标权人之间，就相同或者相似的商业标识形成的商标共存。
　　禁止混淆原则是商标法的基本原则之一。商标共存虽不可避免地会引起一定程度的混淆，但却为许多国家和地区的法律所容许，个中理由皆因商标共存人有值得法律保护的利益。在约定的商标共存中，无论是在先注册商标权人对在后商标申请人申请相同或者近似的商标放弃其异议权和诉权，还是商标共存人对各自的商标权行使方式和内容进行限制，都是商标权人对自身拥有的商标权进行处分的一种方式。商标权人对其私权的处分，只要不危害公共利益，理应得到法律的尊重[7]。在非约定的商标共存中，无论是注册还是未注册商标人都善意地使用了商标，并通过善意使用使其商标凝结了一定的商誉，则其对商标的继续使用就有了正当性，因为商标法保护的本质是保护商标承载的商誉。
　　商标共存规则的核心是如何处理好商标共存与禁止混淆原则的关系。商业标识本身的相似性虽然增大了混淆可能性，但并不会必然导致混淆。商标的影响范围与法律的效力范围并不总是完全一致，共存于同一个法域中的两个商标也就不一定共存于同一个市场。两个处于不同市场的商标当然不容易相互混淆。分隔市场最常见、最清晰的界限是地理疆界。商标的使用方式、商品的定价、设计、目标群体等的不同，都可能使得在同一法域内共存的商标事实上不在同一个市场。商标的知名度、消费者对商品的注意程度和对商品知识的掌握程度等也会影响到共存商标是否相互混淆。例如我国最高人民法院在“NEXUS”商标案中[8]认为，涉案引证商标用于自行车用计算机，面对的消费者群体是少数对专业自行车运动感兴趣的运动员或者骑行爱好者，这类消费者对自行车用计算机有着较为专业的认知，在选购这类商品时对商品的商标会施以较高的注意力，对于近似标识有着较高的分辨能力。最终，法院得出涉案的两个相似商标不会导致消费者混淆的结论。
　　对于非约定的商标共存必须遵循禁止混淆原则，各个国家和地区的立法和司法立场均一致，区别在于对禁止混淆原则的具体执行上。我国商标法仅要求在先未注册商标使用人在原有范围内继续使用商标，但并未禁止在后注册商标权人进入在先未注册商标使用人的原有市场。这就可能造成在在先使用人的原使用范围内同时出现在后注册商标和在先使用商标，从而造成混淆。与我国明显注重对注册商标权人的保护不同的是，美国立法和司法更注重对商标实际使用者利益的保护。美国的非约定商标共存又被称为“竞争性商标使用”，其以商标共存人之间地理上的隔离性以及在后使用人的善意为条件，由上世纪初的Hanover Star Milling Co.v.Metcal[9]和United Drug Co.v.Theodore Rectanus Co.[10]两个判例发展而来。与我国要求在先使用人单方面不得进入注册商标权人疆域不同的是，美国商标法上的地理隔离性是双向的：不仅未注册商标使用人不得扩展其商标使用的地理范围，入侵注册商标权人的市场；注册商标权人也不得进入未注册商标使用人的市场，蚕食未注册商标使用人的市场。简言之，在先使用人与在后注册人的市场在我国是包含关系（前者处于后者的领域内），但在美国是并列关系。美国法上双向性质的地理隔离规则有效地将共存人的商标市场相隔离，最大限度地避免了混淆可能性，保护了商标共存人的共同利益，值得我们借鉴。因此，笔者建议在我国《商标法》第59条第3款之后增加规定：“注册商标权人也不得在该商标在先使用人的原使用范围内使用其注册商标。”
　　对于约定的商标共存是否也适用禁止混淆原则以及在何种程度上适用禁止混淆原则存在一定的争议。以中国和美国为例，商标注册部门都从商标应具有显著性出发，认为共存商标应如其他商标一样，必须通过不混淆测试；商标共存协议仅仅是判断共存商标之间是否存在混淆的一个考量因素[11]。而法院则认为商标是一种私权，商标共存协议是商标权人行使其私权的一种方式，只要不违反公共利益，即应得到尊重；且商标权人比一般公众更清楚商标共存对其商标的影响，因此，商标共存协议是共存商标之间不存在混淆的重要证据[12]。
　　笔者赞同我国和美国法院对签署了共存协议的商标共存所持的更为宽容的态度，但并不完全赞同其论证逻辑。首先，商标共存协议不是共存商标之间不存在混淆的证据，而恰恰是存在混淆可能性的有力证据。因为如果商标之间不存在混淆可能性，则注册商标申请人就不必去取得已注册商标权人的同意；商标共存人就不必签订协议限制各自的商标使用，以避让对方的市场。其次，尊重商标人通过共存协议行使其商标权与要求共存商标之间不存在混淆相互矛盾。法院认为商标共存协议是共存商标之间不存在混淆的重要证据，显然仍然将是否构成混淆作为决定是否允许约定商标共存的根本准则。事实上，如果商标共存人对于相似的商标没有约定充分的措施来避免混淆，美国法院仍可能拒绝在后商标的注册[13]，我国法院则通常在强调商标共存协议的有效性之后继续比较涉案的共存商标并论证是否存在混淆可能性[14]。本文认为，既然法院尊重商标权人对私权的处分，且认为商标共存人对其商标在市场上的使用最为熟悉，作为直接利害关系人的商标共存协议人认为不存在商标混淆的结论显然比局外人对共存商标之间存在混淆可能性的假想更令人信服，那么就没有必要再对共存商标之间是否存在混淆可能性，以及商标共存协议是否就避免混淆做了充分安排再进行审查。一般来说，商标共存人之间是竞争关系，因而商标共存人为防止被搭便车会尽量避免混淆。但商标共存人也完全有可能合谋。例如，为缔结共存协议，在后商标申请人通常会给予在先注册商标权人一定的经济补偿。因此，无法排除部分商标权人为获取经济补偿或者搭在后注册商标人的便车，在明知商标共存可能导致混淆的情况下，仍签署商标共存协议的可能性。正因为此，有学者甚至发出了“商标共存协议究竟是合法的合约还是欺骗消费者的工具”的疑问［3］。不过，既然商标是私权，商标权人就有权在不危害公共利益的前提下自行处分。维护商标的显著性、提高商标声誉，固然是商标权人行使商标权的方式；放任商标显著性减弱甚至放弃商标权本身，也是商标权人行使商标权的方式。共存协议中的商标之间虽然有可能发生混淆，但该混淆首当其冲损害的是商标共存人而非消费者的利益，因为消费者还可以由于无法区分该共存商标而购买其他竞争者的商品。保护消费者虽然是商标法的立法目的之一[15]，但商标法并无给消费者提供直接保护的制度安排。商标法对消费者的保护是通过对商标权人的保护、对市场秩序的维护来实现的[16]。实际上，商标法并不完全禁止混淆。例如，商标权人使用系列相似商标的情况比比皆是，也在一定程度上造成消费者的混淆［4］。因此，商标共存主要在于共存人愿意容忍共存商标之间的混淆，例如我国香港特别行政区《商标条例》第12条第8款规定，如果在先商标或者其他权利人同意，则商标局不得以申请人的商标与在先商标相同或者相似，因而可能导致公众混淆为理由拒绝其注册。
　　当然，任何人行使其权利都不得损害公共利益[17]，包括约定商标共存。虽然公共利益一词无论在法学界还是非法学界都被广泛运用，但却是一个极其模糊因而难以定义的概念［5］1。在我国《物权法》制定过程中，公众及学者曾对如何界定“公共利益”展开了讨论，但最终由于未能凝聚足够的共识，《物权法》回避了对“公共利益”概念的正面界定［6］。即使是商标法上的公共利益的内涵和外延，也同样众说纷纭[18]［7］［8］［9］［10］［11］［12］。有学者梳理了欧洲法庭涉及公共利益的商标案件，发现欧洲法庭至少提到了十二种“公共利益”［13］。虽然保护消费者不被混淆也常常被认为是商标法上的公共利益［14］，但却不一定能导致商标共存协议无效[19]。只有当消费者对共存商标的误认可能导致比商标权受损更严重的后果，商标共存协议才会被推翻。例如在“艾格福”商标争议案中，由于申请商标与引证商标均使用在第5类农药商品上，相关商品与农业生产和生态环境密切相关，故法院认为两商标近似可能损害公共利益，济南艾格福公司提交的商标共存协议不能成为申请商标获准注册的充分理由[20]。同样，安第斯法庭也因涉案商标用于人用药品，“混淆可能导致对人类健康不可逆转的损害”而拒绝了已获得注册商标权人同意的相似商标的注册，因为此时商标权人的利益必须让位于公共利益[21]。商标共存协议是否危及公共利益，需要商标行政部门和法院根据个案具体衡量。借鉴学者提出的公共利益具有“可共享性”“开放性”“可还原性”和“层次性”等特征［7］，笔者认为可以从广度和深度两方面来衡量影响商标共存的公共利益：一方面，相较商标权人的私利益，公共利益会影响到更多的人，且该更多的人是不特定多数人［15］；另一方面，相比商标权人的利益，公共利益所涉及的是人更根本的利益，对应的是人更基本的需求。
二、禁止混淆原则在网络商标共存中的适用
　　电子商务的发展使得一些原本毫无交集的商标同时出现在网络上，从而产生了大量的商标共存和共存商标冲突现象。例如在成都蚂蚁物流有限公司诉长沙市蚂蚁搬家有限公司一案中[22]，原告拥有“蚂蚁搬家”商标，被告则拥有“蚂蚁搬家”商号。由于搬迁服务本身具有较强的地域性，两家公司原本互不打扰。但随着原被告建立各自的网站并使用“蚂蚁搬家”这一标识，冲突随之产生。一般而言，分隔的市场是商标共存的前提。约定的商标共存通过约定、非约定的商标共存则根据法律规定将商标共存人的商标相隔离。但在数字网络环境中根本不存在国界，更遑论对国内市场的分隔。因此，在电子商务发展最早的美国，商标共存制度能否继续适用于网络曾经遭到司法界和学界的质疑。例如美国第四巡回法院认为在网络上的商标共存是无法想象的，因为传统的商标共存制度是建立在市场可以被分隔的基础上，而网络不仅仅是全国性的，甚至是全球性的[23]。一些学者也认为网络中的商标共存必然导致混淆［16］。
　　尽管在网络中，在相同或者类似的商品上使用相同或者近似商标可能更容易导致混淆，但商标共存仍然能够也必须继续存在于网络中。一方面，无论商标共存是发生在物理环境还是在网络环境中，都没有改变商标共存人应受法律保护的利益；另一方面，网络发展到今天已不仅仅是一个信息传播媒介或者促销工具，而是一个可以与实体市场分庭抗礼的成本更低廉、信息传播更迅速的独立市场。在电子商务高度发达的今天，拥有自己的网页和在网络上进行营销几乎是所有企业不可缺少或者不可忽视的。活跃在网络上的既有线上广告、线下交易的传统企业，也有很多业务主要依赖网络、甚至所有业务均依靠网络完成的企业。因此，如果不允许商标共存于网络，则势必让其中一方甚至各方都被信息时代抛弃，这显然既不公平也没有必要。美国第六巡回法庭早在2001年即明确支持了网络中的商标共存[24]。美国纽约西区地区法院在Dudley v.Healthsource Chiropractic一案[25]中也肯定了商标共存可以继续存在于网络中，因为如果只允许未注册商标使用人在网络中使用该商标，会减损注册商标权人基于联邦商标注册享有的利益和保障；而如果允许注册商标权人垄断在网络中使用该商标的权利，则过于严苛地限制了未注册商标的发展从而对未注册商标使用者不公平。我国学者对网络环境中的商标共存尚无深入探讨，但在仅有的几个案例中[26]，法院都肯定了相同或者相似的商标可以继续共存于网络。
　　相对于在现实环境中商标总是与立体的商品以及多姿多彩的空间环境相联系，网络中的商标都以单一的平面形式呈现，使消费者更加难以区分。而且网络中的商标图案和文字较小，如果商标项下的商品价值不大，消费者只会施以一般注意，更难以区分相似的商标。因此，在网络中，商标共存人可以在各自的网页中结合企业的其他标志，包括商号、地名等，将自己的商标与商标共存人的商标相区别。正如最高人民法院在“NEXUS”一案中指出，虽然商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源，但商标权人的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。所以，商标共存人如在实际使用过程中结合其他商业标志，亦可以有效避免相关公众的混淆、误认[27]。当然，当事人仅在网站中简单地作“本网站与……毫无关联”之类的说明恐怕是不够的。例如在加拿大法院审理的United Airlines v.Cooperstock案中[28]，被告网站域名Untied.com与原告网站域名United.com仅中间两个字母的顺序不同，网站整体风格也很接近。虽然被告网站有提示“本网站非美联航网站”，但法官认为该提示不足以将两个网站相区别，对被告颁发了禁止令。
　　如果说对于网页中出现的商标，因其外观设计多少有不同，加之若商标权人辅以其他标识、说明、网页设计等进行区分，消费者尚可以通过充分的注意加以辨别的话，那么对于由商标构成的或者以商标为主体的纯文字且无法进行外观设计的域名和关键词等网络标识，消费者要进行分辨显然要难得多甚至不可能。故在域名、关键词搜索和元标签等当中使用商标，使用人必须严格秉承善意原则，谨慎使用自己的商标和商号。在英国2016年的Victoria Plum Ltd v.Victorian Plumbing Ltd & Ors一案中[29]，原被告的商标和商号文字构成非常接近，但由于二者外观设计不同，在线下的环境中相对容易区分，因此多年来相安无事。后该案原告得知被告竞价购买了一系列与原告商号相似的关键词，将其诉诸法院。法院认为，虽然原被告的商标和商号含义相同，在日常用语中甚至可以互换，但被告明知原告商标的存在，却没有使用自己的商号，而是购买了一系列与原告商号相似的关键词，其行为误导了消费者，构成了侵权。加拿大法院也认为将他人的商标或者商号纳入自己的域名需承担侵权责任。在Vancouver Community College v.Vancouver Career College（Burnaby）案中[30]，原告与被告商标的缩写都是VCC，但原告早于被告二十年成立，商标声誉高于被告。被告后注册域名VCCollege.ca，用户在互联网搜索VCC时，原被告双方的广告会出现在同一个搜索页面。尽管消费者点击进去后就不会再混淆，但法官仍然认为被告侵权，因为判断消费者是否被误导的时间是对一系列搜索结果进行第一眼判断之时。